Licencja jest to upoważnienie udzielane przez uprawnionego (licencjodawcę) na rzecz podmiotu, który jest zainteresowany korzystaniem z licencji na danym polu eksploatacji. Przedmiotem licencji może być m.in.: patent, wzór przemysłowy, wzór użytkowy, znak towarowy lub dzieło w różnych formach. Przedsiębiorca obecnie najczęściej spotyka się z licencją na użytkowanie dzieła w postaci aplikacji komputerowej.

W Polsce podstawowe kwestie dotyczące umów licencyjnych regulują: ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU 1994 nr 24 poz. 83) i ustawa z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (DzU z 2001 r., nr 49 poz. 508) oraz kodeks cywilny.

Wyłączne i niewyłączne

Zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy o prawie autorskim wyróżnia się dwa rodzaje umów licencyjnych: wyłączne i niewyłączne. Licencja wyłączna zastrzega wyłączność korzystania z przedmiotu licencji w określony w umowie sposób.

Licencjobiorca zobowiązuje się w takiej umowie do nieudzielania dalszych licencji (sublicencji) innym osobom i podmiotom w danym zakresie, a licencjodawca udziela w danym zakresie licencji wyłącznie temu jedynemu licencjobiorcy. Z kolei licencja niewyłączna pozwala licencjodawcy na udzielanie dalszych licencji w określonym zakresie.

W jakiej formie

Charakter licencji rodzi konkretne wymogi co do formy i postanowień umowy. Powinna ona określać przede wszystkim dzieło oraz pola eksploatacji, czyli konkretne warunki, na jakich licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z przedmiotu licencji.

Ustawa o prawie autorskim, jako podstawowe elementy określające pola eksploatacji wskazuje zakres, miejsce i czas korzystania z utworu. Przykładowy katalog pól eksploatacji został zawarty w art. 50 tej ustawy i zawiera m.in.: kwestie związane ze sposobami rozpowszechnienia utworu, utrwalania i powielania dzieła. Należy jednak pamiętać, że jest to wyliczenie przykładowe i strony kontraktu mogą dowolnie kształtować charakter licencji.

Ważne!

Jeżeli postanowienia umowy wyraźnie nie stanowią o wyłącznym charakterze licencji, należy uznać, że zawarta została umowa licencji niewyłącznej i licencjobiorca nie będzie wyłącznym i jedynym dysponentem danego dzieła.

W przypadku zawierania umowy licencji, której przedmiot objęty jest ochroną patentową, konieczne jest dokładne ustalenie obowiązków związanych z utrzymaniem tej ochrony.

Jeżeli przedsiębiorca zawiera umowę licencji wyłącznej, konieczne jest sporządzenie dokumentu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a ponadto w umowie musi zostać zaznaczone, że mamy do czynienia z licencją wyłączną. Przy zawieraniu umowy licencyjnej niewyłącznej forma pisemna nie jest wymagana.

W razie przemilczenia

W przypadku gdy postanowienia umowy nie zostaną ukształtowane w sposób odmienny, uważa się umowę za zawartą na okres pięciu lat. Ponadto, jeżeli w dokumencie nie będzie postanowień dotyczących miejsca obowiązywania, to należy uznać, że obowiązuje ona na terytorium państwa, w którym znajduje się siedziba licencjobiorcy.

W przypadku licencji o korzystanie z patentu umowa licencji wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia patentu (okres ochronny patentu wynosi 20 lat od dnia zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym, jednak może on skończyć się wcześniej w przypadku nieuiszczenia opłaty). Każdorazowo powinno to zostać ustalone przed zawarciem licencji i podlegać sprawdzeniu w trakcie jej trwania.

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji), czyli upoważniać osób trzecich do korzystania z uzyskanej licencji.

Jakie wynagrodzenie

Twórcy dzieła przysługuje wynagrodzenie. Może ono przyjąć różne formy. W praktyce często spotykamy zarówno płatności jednorazowe, opłaty okresowe, jak i tantiemy. Wnoszenie tych opłat w sposób określony w umowie stanowi jeden z podstawowych obowiązków licencjobiorcy. W przypadku nieuiszczenia opłaty umowa licencyjna może automatycznie wygasnąć – tak jest zazwyczaj w przypadku oprogramowania (zwłaszcza w sytuacji licencji niewyłącznej). W innych sytuacjach niewniesienie opłaty stanowi naruszenie uzasadniające wypowiedzenie umowy.

W umowie licencyjnej można określić także wynagrodzenie dodatkowe, np. związane z przeprowadzaniem szkoleń w zakresie użytkowania przedmiotu licencji przy oprogramowaniu czy usług związanych z ulepszaniem lub utrzymaniem ponadstandardowym przedmiotu licencji.

Wypowiedzenie

W sytuacji, gdy nie ma odrębnych postanowień w umowie licencji dotyczących możliwości wypowiedzenia, przyjmuje się, że umowa wygasa po pięciu latach. Gdy umowa została zawarta na czas nieokreślony (powyżej pięciu lat), licencjodawca może wypowiedzieć umowę z rocznym wyprzedzeniem, na koniec roku kalendarzowego.

Oczywiście stronom przysługuje wypowiedzenie umowy wskutek naruszenia postanowień umowy, np. niedozwolony użytek przedmiotu licencji, nieuiszczenie opłaty lub niedotrzymanie norm jakościowych, które mogą zostać określone w umowie.

Praktyka rynkowa

Przedsiębiorcy najczęściej spotykają się z umowami licencyjnymi niewyłącznymi, których przedmiotem jest oprogramowanie komputerowe. W większości przypadków są to umowy na udzielenie licencji niewyłącznej, poza sytuacjami, kiedy system komputerowy jest zamawiany na potrzeby konkretnego licencjobiorcy.

Dynamiczny rozwój rynku IT spowodował wypracowanie nowych form umów licencyjnych na oprogramowanie >patrz ramka. Są to najczęściej wzorce umów stosowane standardowo przez licencjodawcę, do których przedsiębiorca przystępuje, nie mając praktycznych możliwości negocjowania warunków umowy (umowy adhezyjne).

Przedsiębiorca powinien pamiętać, że w związku ze szczególnym trybem zawarcia umowy jej postanowienia są wiążące dla stron jedynie w przypadku dostarczenia warunków umowy w chwili jej zawarcia zgodnie z art. 384 § 1 kc. Licencjodawca powinien zatem stworzyć warunki umożliwiające nabywcy zapoznanie się z postanowieniami kontraktu. Przepis ten nie ma jednak zastosowania do oprogramowania nabywanego w Internecie, ponieważ w takim przypadku ten sposób zawierania umowy jest zwyczajowo przyjęty, a postanowienia umowy mogą zostać umieszczone przez licencjodawcę w widocznym miejscu na stronie internetowej.

W przypadku zakupu oprogramowania zapisanego na elektronicznym nośniku na opakowaniu powinna się znaleźć naklejka z postanowieniami umowy licencyjnej lub wkładka z taką umową wewnątrz opakowania. Sam zakup oprogramowania nie oznacza jeszcze przystąpienia do umowy licencyjnej.

Zgodnie z art. 52 ust 1 ustawy prawo autorskie fakt dokonania zakupu oprogramowania nie powoduje automatycznego przeniesienia praw autorskich ani posiadania licencji. Może mieć to kluczowe znaczenie w przypadku zakupienia nośnika z oprogramowaniem od pierwotnego licencjobiorcy, który decyduje się na zbycie oprogramowania. W takiej sytuacji przystąpienie do umowy licencyjnej następuje zazwyczaj przy instalacji oprogramowania.

Zupełnie inną kwestią jest sprawdzenie przed podpisaniem umowy licencyjnej, czy odsprzedawana wersja oprogramowania umożliwia instalację na urządzeniu innym niż urządzenie pierwotnego licencjobiorcy (np. nie ma takiej możliwości przy oprogramowaniu typu OEM) oraz czy umowa licencjobiorcy sprzedającego nam oprogramowanie nie zawiera ograniczeń dotyczących sprzedaży osobom trzecim.

W praktyce rynkowej zwyczajowo spotykamy się z modelami, w przypadku których umowę licencyjną na oprogramowanie zawiera się na czas określony, np. na jeden rok, po którym dalsza możliwość korzystania z licencji wygasa i należy ją odnowić, wnosząc kolejną opłatę za licencję. W przypadku niewniesienia opłaty umowa wygasa.

Powszechne jest także zawieranie umowy na czas nieokreślony (lub na okres pięciu lat, po upływie którego licencja jest automatycznie przedłużana).W tym drugim przypadku z reguły wnoszona jest jedna opłata przy zawieraniu umowy.

„Rzeczpospolita" radzi

- Czy osoba współpracująca na podstawie umowy cywilno-prawnej, do wykonania przedmiotu zlecenia, może wykorzystywać przy jego realizacji oprogramowania typu freewere zainstalowanego na jej prywatnym komputerze?

Należy zapoznać się z treścią umowy licencji, która zapewne została zaakceptowana przy instalowaniu oprogramowania lub jest dostępna na stronie internetowej producenta. Jeżeli postanowienia umowy wskazują, że oprogramowanie może być wykorzystywane do celów zarobkowych i nie ma w tym zakresie ograniczeń, to można w takim przypadku wykorzystać takie oprogramowanie przy wykonywaniu umowy zlecenia.

Czy jest różnica pomiędzy umową o know how, a umową o przeniesienie know how?

Tak. Są to dwie odmienne umowy. Umowa o przeniesienie know-how zasadniczo przypomina umowę przeniesienie praw autorskich i w takim przypadku zmienia się dysponent know how. Zaś w przypadku umowy o know how mamy do czynienia z pewnym rodzajem umowy licencyjnej, w odniesieniu do której ma zastosowanie art. 79 prawa własności przemysłowej.

W takim przypadku know how jest traktowany jak wynalazek, który nie został objęty ochroną patentową. Zgodnie z przepisami do umowy o korzystanie z wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym, na który nie udzielono jeszcze patentu, jak również do umowy o korzystanie z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy, stosuje się odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej, chyba, że strony postanowiły inaczej. W takim przypadku oczywiście możemy podpisać umowę na licencję wyłączną i niewyłączną.