Kiedy przedsiębiorca planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej powinien zarejestrować swój znak towarowy?
Odpowiada Małgorzata Zielińska:
Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest dokonanie zgłoszenia znaku towarowego tuż po zarejestrowaniu spółki. Z pewnością znak powinien zostać zgłoszony przed wprowadzeniem na rynek towarów nim opatrzonych.
Szybkie zgłoszenie znaku po pierwsze pozwala na uzyskanie prawa pierwszeństwa do uzyskania ochrony na dany znak. Po drugie jest to wskazane z uwagi na dość długi okres oczekiwania na zarejestrowanie znaku, który trwa ok. dwóch lat.
Jeśli przedsiębiorca tego nie zrobi w odpowiednim momencie, to rozumiem, że naraża się na ryzyko. Na czym ono polega?
W najgorszym razie będzie musiał zaprzestać świadczenia usług pod swoim znakiem zarejestrowanym na rzecz innego podmiotu. Wiązać się to może z dużymi kosztami dotyczącymi rebrandingu, opracowaniem nowego znaku czy poinformowaniem klientów.
Ryzyko to wynika z tego, że system ochrony znaków towarowych opiera się na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia znaku. W określonych przypadkach firma, która wcześniej lokalnie używała znaku zarejestrowanego później przez podmiot trzeci, będzie mogła nadal świadczyć usługi pod tym znakiem, nie będzie jednak mogła rozwijać swojej działalności. Są to tzw. prawa używającego uprzedniego.
Czy może okazać się, że nieuczciwy pracownik lub agent przedsiębiorcy sam we własnym imieniu zarejestruje znak pryncypała, który jeszcze tego nie zrobił, tylko po to, by zaproponować mu jego odsprzedaż?
Takie sytuacje nie należą do rzadkości. Motywem może być nie tylko chęć zysków z odsprzedaży znaku, ale również chęć przejęcia biznesu i klientów na swoją rzecz.
Dodatkowo znak może zostać zarejestrowany przez podmiot trzeci, który z tego typu działalności czerpie stałe zyski. Zjawisko rejestracji znaków w celu ich odsprzedaży (tzw. trademark squatting) od dawna jest problemem dla firm prowadzących działalność w Rosji i Chinach.
Firmy zajmujące się tym procederem monitorują rynek, śledzą komunikaty prasowe firm i w przypadku uzyskania informacji np. o tym, że firma chce wkroczyć na nowy rynek, zgłaszają w danym państwie jej znak na swoją rzecz. Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że ochrona znaków towarowych jest terytorialna.
Co to oznacza?
Dla przykładu znak krajowy zarejestrowany przez Urząd Patentowych jest chroniony wyłącznie na terenie Polski. Podmiot trzeci może tak samo znak zarejestrować w Niemczech lub na Litwie we własnym imieniu. Jeżeli firma planuje sprzedaż poza granice Polski, zanim podejmie takie działania, powinna w danym kraju zarejestrować swoje znaki.
Międzynarodową rejestrację znaków umożliwia natomiast tzw. system madrycki. Istnieje też możliwość zarejestrowania znaku na terytorium całej Unii Europejskiej poprzez rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.
Czy jednak jest jakiś bezkosztowy a skuteczny sposób na to, by obronić się przed ofertą nie do odrzucenia odkupienia znaku, pod którym planuje się prowadzenie działalności?
Jeśli pokrzywdzona spółka nie chce płacić, może podjąć kroki prawne w celu unieważnienia takiej rejestracji przez Urząd Patentowy. Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej umożliwiają również wystąpienie z żądaniem przeniesienia na prawowitego właściciela praw do znaku.
Postępowanie takie może jednak toczyć się wiele lat, a w tym czasie spółka nie będzie miała pewnej sytuacji prawnej. Stan taki może negatywnie wpłynąć na jej możliwości rozwoju i chęć inwestowania w spółkę. Żądania mogą zależeć od skali biznesu spółki, której znak został zgłoszony, i wahają się od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych.
Czy procedura rejestracji znaku towarowego jest wystarczająco prosta i tania, by skutecznie obronić się przed nieuczciwymi praktykami?
Zdecydowanie tak. W zależności od liczby zastrzeganych klas towarowych koszt zgłoszenia znaku może zamknąć się w kwocie 2 tys. zł. Przedsiębiorca może sam zgłosić znak lub skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.
Biorąc pod uwagę znaczenie znaków towarowych w budowaniu renomy przedsiębiorstwa i skalę ewentualnych problemów w razie zgłoszenia znaku przez podmiot trzeci, rejestracja znaku powinna być jedną z pierwszych inwestycji każdego przedsiębiorcy.
Małgorzata Zielińska jest prawnikiem w FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz
Czytaj więcej w serwisie o rejestracji znaków towarowych
