Rz: Od kilku lat trwa spór między FoodCare a fundacją Dariusza Michalczewskiego o markę Tiger. Ostatnio Urząd Patentowy unieważnił znak TIGER ENERGY DRINK należący do spółki FoodCare, ale podtrzymał w mocy znaki BLACK TIGER oraz WILD TIGER, których właścicielem jest spółka. Co to oznacza? Kto ma prawo do słowa „tiger"?

Ewa Nowińska: Przede wszystkim to spór nie o markę, tylko o znak towarowy, a odpowiedź nie jest prosta. Można bowiem zapytać, czy aktualnie w obrocie gospodarczym słowo „tiger" odnoszone jest do Dariusza Michalczewskiego, w każdym razie do napoju energetyzującego, czy też raczej jest symbolem siły zwierzęcia/napoju. Należy pamiętać, że słowo „tygrys" jest bardzo popularne, jest w nazwach wielu produktów. W tym konkretnym przypadku sąd będzie więc musiał sprawdzić, czy firma używająca słowa „tiger" korzysta z przydomka Dariusza Michalczewskiego czy ze skojarzenia z siłą drzemiącą w tygrysie, a zatem czy „tiger" to pseudonim znanego sportowca czy też element znaku towarowego indywidualizującego od wielu lat określony napój, czy kojarzy się z bokserem czy z napojem. Mówiąc najprościej, ustali, czy firma korzysta z pseudonimu czy ze swoich znaków towarowych.

Podkreśliła pani, że spór jest o znak towarowy. W mediach mówi się często o sporze o markę. Czy to nie jest to samo co znak towarowy?

W języku potocznym używa się zamiennie określeń „znak towarowy" i „marka", ale w języku prawnym i prawniczym byłby to błąd. W prawie nie ma bowiem pojęcia marka. Jest tylko znak towarowy – czyli coś, co indywidualizuje dany towar, odróżnia go od produktów i usług konkurencyjnych. Może to być wyraz, rysunek, kolor, postać produktu. Produkt markowy natomiast to taki, któremu przypisuje się jakość, renomę. Jak ktoś ma markowe ciuchy, to nie znaczy, że ma ciuchy ze znakiem towarowym.

Kto może mieć prawo do znaku towarowego?

Nie ma obowiązku uzyskania formalnej ochrony używanego w obrocie oznaczenia. Można go jednak formalnie zastrzec, uruchamiając odpowiednie postępowanie na szczeblu krajowym, międzynarodowym czy unijnym.

Czy nazwisko, pseudonim może być znakiem towarowym?

Nazwisko może być częścią znaku towarowego, np. najbardziej znane w Polsce to chyba E. Wedel, A. Blikle czy Sobieski. Należy podkreślić, że nie ma obowiązku uzyskania ochrony na drodze formalnej. O tym, co jest znakiem towarowym, przesądzają przepisy, a formalnie Urząd Patentowy, który bada, czy zgłoszone do ochrony oznaczenie nadaje się do odróżnienia produktów jednego przedsiębiorcy od drugiego. I jeśli uzna, że tak, rejestruje znak.

Często zdarza się, że firmy wykorzystują znaną osobę do reklamowania swoich produktów, by skorzystać z ich sławy, wizerunku. I choć dany produkt kojarzy się z tą osobą, to nie oznacza, że jej nazwisko jest znakiem towarowym.

Czyli fakt, że znane osoby występują jako ambasadorzy danej marki, są ważnym elementem kampanii marketingowej, nie oznacza, że są elementem znaku towarowego, a producent może zrezygnować bez obawy, że zyska on prawo do jego marki znaku towarowego?

Wszystko zależy od tego, co przewiduje umowa zawarta między producentem a ambasadorem, do czego zobowiązały się strony i kto ma formalnie prawo do danego znaku towarowego. Generalnie producent może zrezygnować ze współpracy z ambasadorem marki i jeśli to on jest właścicielem danego znaku towarowego, to ambasador nie może go przejąć. Oczywiście różne są sytuacje, np. ambasador produktu/znaku zezwala na użycie swojego nazwiska jako znaku towarowego czy jego elementu. Jeśli dojdzie do sporu o ten znak, sąd musi zbadać okoliczności faktyczne.

Prawo pozwala chronić znak towarowy, a co z marką? Producentom bardziej zależy na marce, na której stworzenie przeznaczają duże środki finansowe. Przygotowanie opakowania, kampanii reklamowej, a także sama rejestracja znaku towarowego kosztuje.

Przepisy nie przewidują odrębnej, samodzielnej ochrony dla marki. Jednak można ją uzyskać na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności w sytuacji naruszenia dobrych obyczajów, np. przez nieuczciwe wykorzystanie czy naruszenie pozytywnego wizerunku danego produktu, jego renomy. W tym ostatnim przypadku trzeba jednak wykazać, że dany znak/produkt jest renomowany. Należy też pamiętać, że renoma nie jest dana raz na zawsze. Coś, co było znane i poważane przez konsumentów kilka lat temu, dziś już takie nie musi być.

Wracając do FoodCare, co daje firmie decyzja UP?

Decyzja Urzędu Patentowego może się okazać ważna dla ostatecznych rozstrzygnięć sądów. Przypomnę, że UP unieważnił znak TIGER ENERGY DRINK oraz oddalił wnioski o unieważnienie znaków BLACK TIGER oraz WILD TIGER, stwierdzając, że nieuzasadnione są zarzuty działania w złej wierze oraz naruszenia praw osobistych. Należy jednak pamiętać, że rozstrzygnięcia UP można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a od wyroku WSA można złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W efekcie sprawa o znaki towarowe może się jeszcze ciągnąć. Jednak, jak już wspomniałam, uprawniony do danego znaku towarowego może w postępowaniu cywilnym domagać się zaprzestania naruszania przysługujących mu praw, a niekiedy i odszkodowania za bezprawne wykorzystanie znaku. Sąd zaś musi zbadać, czy wykorzystywanie znaku przez konkurencyjną firmę naruszyło cudze prawa, nie można bowiem wykluczyć, że używający go ma do niego własne prawa bądź używanie mieści się w granicach prawem przewidzianych.

—rozmawiała Jolanta Ojczyk

Prof. Ewa Nowińska kieruje Zakładem Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, konkurencji i reklamy.