Prawo do znaku towarowego może być chronione wiecznie (przynajmniej zgodnie z aktualną redakcją przepisów), o ile regularnie będą uiszczane opłaty przedłużające prawo o kolejne dziesięcioletnie okresy. Trzeba jednak pamiętać, że zarówno prawodawca polski, jak i unijny przewidzieli obowiązek rzeczywistego używania znaku towarowego w obrocie, a nieużywanie sankcjonowane jest ryzykiem utraty prawa (jego wygaśnięciem).
Zarzut nieużywania znaku towarowego może być podniesiony w czterech sytuacjach:
1) jako podstawa wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa,
2) w ramach postępowania sprzeciwowego – jako obrona przed kwestionowaniem zgłoszenia znaku na podstawie kolizji z innym znakiem towarowym,
3) w ramach postępowania w sprawie unieważnienia znaku – jako obrona przed działaniem podmiotów uprawnionych do znaków wcześniej zgłoszonych (z wcześniejszym pierwszeństwem),
4) w ramach procesu o naruszenie praw – jako obrona przed roszczeniami.
Czytaj więcej:
Wygaśnięcia prawa
Trzeba mieć świadomość, że prawo do znaku towarowego nie wygasa automatycznie na skutek nieużywania go (bez uzasadnionej przyczyny) nieprzerwanie przez okres pięciu kolejnych lat. Dla uzyskania takiego skutku konieczne jest złożenie wniosku. Warto jednak zauważyć, że może go złożyć każda osoba (nie ma obowiązku wykazania interesu prawnego dla uzasadnienia takiego działania).
Wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, gdy nieużywanie znaku przez pięć kolejnych lat jest usprawiedliwione („istnieją ważne powody jego nieużywania”) – przyjmuje się, że taka okoliczność występuje, gdy nieużywanie jest podyktowane okolicznościami zewnętrznymi względem przedsiębiorcy i niezależnymi od niego oraz na tyle związanymi ze znakiem towarowym, że jego używanie staje się niemożliwe lub pozbawione sensu.
Pięcioletni okres rozpoczyna swój bieg dopiero z chwilą uzyskania prawa do znaku towarowego (tj. wydania decyzji – mimo że zgodnie z ustawą prawo to jest udzielane od daty zgłoszenia znaku do urzędu patentowego).
Podkreślić trzeba, że w przypadku rozpoczęcia używania znaku towarowego albo wznowienia używania znaku wygasa możliwość powołania się na nieużywanie znaku przez nieprzerwany pięcioletni okres (w takim przypadku UPRP oddala wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa). Tym samym, jeśli nawet przedsiębiorca nie używał znaku dla wskazanych towarów przez nieprzerwany okres pięciu lat, to jeśli rozpocznie takie używanie np. po ośmiu latach i wcześniej nikt nie złożył wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa, prawo to pozostanie w mocy.
Wyjątkiem od tego zastrzeżenia jest sytuacja, gdy przedsiębiorca po przekroczeniu pięcioletniego okresu nieużywania znaku towarowego wznawia (lub rozpoczyna) jego używanie, jednak jest to działanie zainicjowane uzyskaniem wiedzy o możliwości złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa przez podmiot trzeci. Sytuacja taka występuje np., gdy podmioty w pierwszej kolejności chcą rozwiązać kolizje na podstawie wspólnych ustaleń (w drodze ugodowej). W takim przypadku, jeśli wznowienie używania następuje w okresie trzech miesięcy poprzedzających wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa, nie zostanie ono uwzględnione (urząd będzie rozstrzygał tak, jakby nie nastąpiło wznowienie używania). Natomiast przekroczenie tego terminu doprowadzi do braku możliwości wygaszenia prawa, a przedsiębiorca wcześniej nieużywający oznaczenia „utrzyma” w mocy swoje prawo.
Zarzut nieużywania
Zarówno w przypadku postępowania sprzeciwowego o unieważnienie prawa, jak i o naruszenie prawa osoba rejestrująca nowy (późniejszy znak) lub broniąca się przed unieważnieniem swojego znaku lub zarzutem naruszenia praw, ze względu na prawa osoby trzeciej do wcześniejszego („silniejszego”) znaku, może podnieść zarzut, że znak, na podstawie którego atakowane jest zgłoszenie lub istniejący znak, oparte jest o prawo ochronne, które nie było używane przez okres pięciu lat.
W tych wszystkich przypadkach podkreślenia wymaga, że złożenie takiego zarzutu przerzuca na podmiot uprawniony do znaku towarowego obowiązek wykazania rzeczywistego używania swojego znaku.
Konsekwencją powyższego jest generalny obowiązek dokumentowania rzeczywistego używania własnego znaku towarowego. Bowiem w przypadku egzekwowania swoich praw istnieje wysokie prawdopodobieństwo konieczności wykazania tej okoliczności. Działania te są z reguły w jakiś sposób obciążające organizacyjnie, a często i finansowo. Z tego względu warto już zawczasu zabezpieczyć się na okoliczność konieczności wykazywania tych okoliczności, wprowadzając odpowiednie procedury. Najlepiej uczynić to w ramach szerszej polityki ochrony własności intelektualnej.
Warto także dodać, że skuteczne podniesienie zarzutu nieużywania znaku towarowego nie prowadzi automatycznie do jego wygaśnięcia – w tym celu konieczne jest złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa zgodnie z wskazanymi wcześniej zasadami. W przypadku postępowania sprzeciwowego, o unieważnienie lub o naruszenie prawa, skutecznie podniesiony zarzut nieużywania prawa prowadzi odpowiednio do oddalenia sprzeciwu, oddalenia wniosku o unieważnienie prawa lub oddalenia pozwu.
Jak wykazywać
Dowody na okoliczność rzeczywistego używania znaku towarowego będą podlegały swobodnej ocenie sądów oraz urzędów. Nie ma zamkniętego katalogu dowodów, na które można się powołać. Pewną wskazówką może być prawo unijne, w którym podnosi się, że względem znaku towarowego UE takimi dowodami mogą być np. opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, fotografie, ogłoszenia prasowe oraz oświadczenia pisemne. Wydaje się, że takie materiały reklamowe mogą mieć istotne znaczenie.
We wszystkich tych przypadkach należy jednak zadbać o możliwość wykazania daty, w jakiej takie używanie następowało – ta okoliczność jest bowiem kluczowa dla omawianej kwestii. Materiały te muszą także zostać rozpowszechnione.
Skutek względem części towarów lub usług
Trzeba pamiętać, że zarzut nieużywania znaku towarowego odnosi się zawsze do określonych towarów i usług. Może zatem prowadzić do określonego skutku dla całego prawa (jeśli znak towarowy w ogóle nie był używany dla zarejestrowanych towarów i usług), ale może także (co jest częstsze) dotyczyć tylko niektórych towarów lub usług objętych zakresem prawa. W takim przypadku zarzut ten nie ma znaczenia dla tych towarów i usług, względem których znak jest używany, a okoliczność ta zostanie udowodniona przez podmiot tego prawa (zgodnie z tym co wskazywałem wcześniej).
Także w przypadku wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ewentualna jego zasadność nie będzie automatycznie dotyczyć całego prawa, a jedynie tych towarów i usług, względem których znak nie był rzeczywiście używany.
Podsumowanie:
1) Znak towarowy dla utrzymania jego trwałości musi być używany w obrocie gospodarczym.
2) Nieużywanie znaku towarowego przez nieprzerwany okres pięciu lat bez uzasadnionego powodu jest podstawą dla stwierdzenia wygaśnięcia prawa.
3) Wznowienie używania znaku, nawet po okresie jego pięcioletniego nieużywania, wyłącza możliwość utraty prawa – poza przypadkiem, gdy wznowienie nastąpiło na skutek uzyskania wiedzy o zamiarze złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa przez osobę trzecią.
4) W razie złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa, jak i kolizji z innymi znakami i podniesienia zarzutu nieużywania znaku, na podmiocie prawa do danego znaku ciąży obowiązek wykazania jego rzeczywistego używania w obrocie – warto o tym pamiętać w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
Autor jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych sp.j.
