W kontekście tak zarysowanej tematyki artykułu należy przeanalizować skutki m.in. umów z osobami trzecimi („zbycie licencji”), śmierci licencjobiorcy i licencjodawcy, zbycia przedsiębiorstwa wraz z licencją, a także przekształceń spółek oraz działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego.
„Zbycie licencji”
W pierwszej kolejności należy wskazać, że nie ma przepisów, które przewidywałyby dopuszczalność umownego „podmienienia” stron umowy licencyjnej. Zagadnienia te, co do zasady, regulowane są na podstawie przepisów dotyczących przelewu wierzytelności (art. 509 i n. k.c.) oraz przejęcia długu (art. 519 i n. k.c.). Przy czym w zależności od przyjętego stanowiska co do charakteru umowy licencyjnej (co od lat jest przedmiotem sporu), część doktryny opowiada się za stosowaniem tych przepisów, w drodze analogii uznając, że licencja nie stanowi wierzytelności.
Czytaj więcej:
W kontekście uprawnień licencyjnych powstaje jednak kluczowa wątpliwość, czy w ogóle dozwolone jest przeniesienie uprawnienia do korzystania z przedmiotu prawa własności intelektualnej na osobę trzecią bez zgody licencjodawcy. Choć żaden przepis wprost nie zakazuje takiej czynności, to dyskusyjne jest, czy właściwość zobowiązania, o której mowa w art. 509 k.c., nie stoi na przeszkodzie takiej czynności prawnej. W szczególności problem dotyczy tych praw, w przypadku których osoba licencjobiorcy ma szczególne znaczenie dla podmiotu prawa, choćby ze względu na gwarancje prawidłowości wykonywania umowy (tj. np. ze względu na dbałość tego podmiotu o jakość, tajemnicę przedsiębiorstwa czy pozycję rynkową). Jak podnosi się w doktrynie, większość praw własności przemysłowej w swojej istocie oparta jest na szczególnej więzi zaufania pomiędzy stronami umowy licencyjnej.
Podobnie sytuacja może wyglądać w odniesieniu do praw autorskich i umów licencji wyłącznej, w przypadku których decyzja o sposobie eksploatacji utworu zostaje oddana w ręce jednego podmiotu i od niego może zależeć także rynkowa pozycja twórcy (np. branży filmowej czy wydawniczej). Trochę inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku licencji niewyłącznych, które udzielane mogą być w tysiącach lub milionach (szczególnie w przypadku programów komputerowych), gdzie trudno doszukiwać się relacji osobistej lub zaufania.
W dużym uproszczeniu: nie można mieć pewności co do dopuszczalności przelewu wierzytelności w postaci licencji (uprawnienia do korzystania z przedmiotu prawa własności intelektualnej). W doktrynie wskazuje się, że dla oceny natury zobowiązania należałoby uwzględnić wolę ustawodawcy, który w zakresie każdej z licencji uregulował możliwość udzielania sublicencji (czyli zezwalania dalszym podmiotom na korzystanie z przedmiotu ochrony) i w sytuacji, gdy ustawodawca wymaga zgody podmiotu prawa na udzielenie sublicencji, interpretować art. 509 k.c. również w ten sposób, że taka zgoda byłaby wymagana na przelew wierzytelności.
Należy zatem postulować, aby kwestię ewentualnej dopuszczalności zbycia licencji (uprawnienia do korzystania) uregulować wprost w umowie zgodnie z oczekiwaniami stron umowy. W szczególności nie ulega wątpliwości, że dozwolone jest wyłączenie uprawnienia do przelewu wierzytelności.
Zgodnie z zasadami wyrażonymi w k.c. przejęcie długu (np. wstąpienie osoby trzeciej w obowiązki zapłaty wynagrodzenia) wymaga zgody wierzyciela, więc uregulowanie to nie wydaje się niebezpieczne z perspektywy wierzyciela. Oczywiście strony mogą tę kwestię uregulować odmiennie.
Zbycie przedsiębiorstwa wraz z licencją
Kolejnym przypadkiem, który wymaga odrębnego wskazania, jest zbycie przedsiębiorstwa, które jest licencjobiorcą praw własności intelektualnej. Istnieją bowiem głosy, że w związku z tym, iż umowa taka jest odrębnie regulowana w art. 552 k.c., spełnienie wymogów zawartych w tym przepisie jest wystarczające dla nabycia całości aktywów przedsiębiorstwa. Wydaje się, że przeważa jednak pogląd o konieczności spełnienia szczególnych wymogów względem każdego z aktywów z osobna. Z tego względu rozważania co do dopuszczalności zbycia licencji pozostają aktualne, także gdy jest ona zbywana wraz z przedsiębiorstwem i w razie braku szczególnej regulacji tej kwestii w umowie licencyjnej, dla swojej skuteczności powinna wymagać zgody licencjodawcy.
Zbycie w trakcie obowiązywania licencji
Ustawa odmiennie reguluje skutki zbycia praw własności intelektualnej w trakcie obowiązywania licencji w zależności od tego, czy mamy do czynienia z prawami własności przemysłowej, czy prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
W przypadku praw własności przemysłowej (m.in. patent, prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego) występuje tak zwana rozszerzona skuteczność umowy, tj. nabywca prawa wstępuje w prawa i obowiązki zbywcy (art. 78 p.w.p.).
Trzeba jednak pamiętać, że nie ma podobnego przepisu w prawie autorskim. Konsekwencją tej regulacji jest utrata uprawnienia do legalnego korzystania z utworu z chwilą zbycia prawa. W takiej sytuacji licencjodawca (który dalej jest stroną umowy) odpowiada za nienależyte wykonanie umowy. Ponownie należy pamiętać o tej kwestii, redagując odpowiednie postaciowania umowne zabezpieczające interesy licencjobiorcy na wypadek takiej sytuacji.
Śmierć stron umowy lub likwidacja spółki
Śmierć lub likwidacja strony umowy licencyjnej nie wpływa na wygaśnięcie umowy. Co do zasady, jeśli nic innego nie postanowiono w jej treści, to wiąże ona następców prawnych lub podmioty, na rzecz których, zgodnie z przepisami, przejdą prawa przysługujące spółce.
Przekształcenia licencjobiorcy
Ze względu na zakres obowiązków licencjobiorcy, w tym obowiązek uiszczenia wynagrodzenia oraz sposób korzystania z przedmiotu prawa własności intelektualnej, ważne jest, aby pamiętać, że ustawodawca zezwala na przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę, a także spółek osobowych w spółki kapitałowe. Okoliczność ta ma istotne znaczenie dla zakresu odpowiedzialności poszczególnych podmiotów, która to odpowiedzialność może tą drogą zostać istotnie ograniczona.
Na etapie tworzenia umowy licencyjnej nie można wyłączyć możliwości przekształcenia innego podmiotu, dozwolone jest jednak postanowienie przewidujące wygaśnięcie licencji w przypadku podjęcia określonych działań przez licencjobiorcę, w tym przypadków przekształceń po jego stronie.
W razie braku takiego postanowienia warto pamiętać, że wspólnicy przekształconej spółki osobowej lub osoba prowadząca działalność gospodarczą przekształconą w spółkę kapitałową odpowiadają swoim majątkiem solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.
Wnioski
1. Istnieją wątpliwości prawne dotyczące tego, czy dozwolone jest zbycie licencji (upoważnienia do korzystania z przedmiotu prawa własności intelektualnej), a jeśli tak, to czy czynność taka wymaga odrębnej zgody licencjodawcy. Z tego względu kwestie te należy wprost regulować w umowie licencyjnej.
2. Przeniesienie prawa własności przemysłowej w trakcie obowiązywania licencji prowadzi do wstąpienia w prawa i obowiązki wynikające z umowy przez nabywcę prawa.
3. Odmiennie niż powyżej przeniesienie prawa autorskiego w trakcie obowiązywania licencji nie prowadzi do zmian podmiotowych umowy licencyjnej. Od tej chwili dalsze korzystanie z utworu staje się bezprawne, a dotychczasowy licencjobiorca odpowiada za nienależyte wykonanie zobowiązania.
4. Śmierć stron umowy licencyjnej nie powoduje jej wygaśnięcia, chyba że co innego wynika z treści umowy, którą zawarły strony.
5. Na skutek przekształceń podmiotowych po stronie licencjobiorcy (np. jednoosobowa działalność gospodarcza w spółkę kapitałową lub spółki osobowe w spółki kapitałowe) może dojść do ograniczenia odpowiedzialności strony umowy.
Autor jest doktorem prawa, radcą prawnym, partnerem w Markiewicz Sroczyński Mioduszewski Kancelaria Radców Prawnych sp.j.