Prawdopodobnie każdy rzecznik patentowy przynajmniej raz w swojej praktyce spotkał się z pytaniem, czy możliwe jest zastrzeżenie znaku towarowego na całym świecie.

Odpowiadając na to pytanie, trzeba przybliżyć szczegóły dotyczące zgłoszenia międzynarodowego znaku towarowego w ramach systemu madryckiego za pośrednictwem WIPO.

System WIPO

Aby dokonać zgłoszenia międzynarodowego znaku towarowego, konieczne jest posiadanie tzw. podstawy zgłoszenia, czyli wcześniejszego zgłoszenia lub rejestracji znaku – dla polskich podmiotów będzie to zgłoszenie lub rejestracja znaku w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) albo w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Następnie można dokonać zgłoszenia znaku międzynarodowego w WIPO. Na ten moment system madrycki obej­muje 117 członków, co przekła­da się na ochronę w około 133 terytoriach. Oznacza to, że jeśli dane państwo nie znajduje się na liście członków w ramach systemu madryckiego, nie ma możliwości dokonania zgłoszenia za pośrednictwem WIPO. W takim przypadku jedyną opcją uzyskania ochrony znaku jest zgłoszenie znaku bezpośrednio w urzędzie patentowym tego kraju za pośrednictwem lokalnego pełnomocnika.

Mając już „podstawę zgłoszenia”, czyli wcześniej zgłoszony lub zarejestrowany znak w UPRP lub EUIPO, i dokonując zgłoszenia międzynarodowego znaku towarowego w WIPO, trzeba wybrać, na jakich konkretnie terytoriach znak ma zostać zgłoszony. Ilość wybranych krajów/terytoriów oraz ilość klas przekłada się bezpośrednio na koszty zgłoszenia.

Z praktycznego punktu widzenia niewielu przedsiębiorców decyduje się na zgłoszenie znaku towarowego za pośrednictwem WIPO na wszystkich możliwych terytoriach. Trzeba przy tym pamiętać, że w każdym państwie może pojawić się konieczność wykazania używania znaku. Z tego względu zawsze rekomendujemy zgłoszenie znaku wyłącznie w tych krajach, w których rzeczywiście znak jest używany lub będzie w niedalekiej przyszłości.

Opłaty za zgłoszenie

Aby dowiedzieć się, jaka będzie opłata urzędowa we frankach szwajcarskich związana ze zgłoszeniem międzynarodowego znaku, oraz porównać, jak będzie się ona zmieniać w zależności od ilości terytoriów i klas, najlepiej skorzystać z kalkulatora opłat urzędowych WIPO (https://madrid.wipo.int/feecalcapp/).

W pierwszym oknie należy zaznaczyć opcję „New application”, wskazać aktualną datę, a następnie wybrać Polskę lub Unię Europejską jako urząd pochodzenia (urząd bazowy) oraz podać liczbę klas. Dla słowno-graficznego znaku w kolorze należy zaznaczyć kwadrat „Is your mark in colour or colours?”. Pomijamy zaznaczenie „Is your mark a collective mark, certification mark or guarantee mark?”. Poniżej pojawi się lista państw. Po ich wyborze należy przycisnąć „Calculate” i otrzymamy sumę opłat urzędowych za zgłoszenie międzynarodowe.

Ciekawostką jest, że wysokość opłat urzędowych za zgłoszenie w poszczególnych państwach może różnić się w zależności od tego, czy zgłoszenie lub rejestracja znaku bazowego pochodzi z UPRP, czy z EUIPO. Często zdarza się, że gdy „znakiem bazowym” jest znak zgłoszony lub zarejestrowany w EUIPO, opłaty urzędowe w poszczególnych krajach są znacznie wyższe, niż gdy podstawą zgłoszenia międzynarodowego jest znak zgłoszony lub zarejestrowany w UPRP.

Zgłoszenie znaku międzynarodowego zawsze składa się w urzędzie pochodzenia, tzn. w urzędzie, w którym został zgłoszony lub zarejestrowany znak będący podstawą zgłoszenia. W następnej kolejności urząd pochodzenia przesyła zgłoszenie międzynarodowe do WIPO.

Należy pamiętać, że wyliczając koszty zgłoszenia międzynaro­dowego znaku towarowego, do sumy opłat urzędowych we frankach szwajcarskich, która obliczana jest za pomocą kalkulatora, trzeba dodać także opłaty urzędowe związane ze zgłoszeniem znaku polskiego lub znaku unijnego, które mają stanowić podstawę zgłoszenia międzynarodowego.

Opłat urzędowych związanych ze zgłoszeniem znaku będącego podstawą nie należy oczywiście wliczać w przypadku, gdy zgłoszenie zostało już wcześniej dokonane albo znak został zarejestrowany w UPRP lub EUIPO.

Dodatkowo, obecnie dwa kraje: Kuba i Japonia, prócz opłat zgłoszeniowych pobierają także tzw. second part fee, czyli opłaty związane z etapem rejestracji znaków.

Przedstawione wyżej koszty dotyczą tylko etapu zgłoszenia znaku międzynarodowego. Po zgłoszeniu do WIPO znaki przekazywane są osobno do właściwego urzędu każdego z wyznaczonych państw, co skutkuje tym, że w każdym kraju postępowanie toczy się osobno. Oznacza to także, że każdy z urzędów może zgłaszać obiekcje i w razie konieczności należy korespondować z urzędem za pośrednictwem tamtejszych rzeczników. Zazwyczaj przynajmniej w części krajów wystąpią problemy, co będzie wiązać się z dodatkowymi opłatami. W konsekwencji każdy z wyznaczonych krajów osobno może zdecydować, czy ochrona na znak zostanie udzielona, czy też nie.

Zgłoszenie na całym świecie

Decyzja co do tego, czy lepiej dokonać zgłoszenia za pośrednictwem WIPO, czy też bezpośrednio w wybranych krajach, zależy przede wszystkim od ilości krajów. W większości przypadków zgłoszenie za pośrednictwem WIPO będzie opłacalne finansowo w momencie, gdy wyznaczona jest większa liczba terytoriów. Gdy zgłaszający chce dokonać zgłoszenia w dwóch lub trzech krajach, najlepiej poprosić o różne warianty wycen i porównać koszty.

Zgłoszenie za pośrednictwem WIPO ma dodatkowo tę przewagę, że jest znacznie mniej sformalizowane – za pomocą jednego zgłoszenia wszczynamy procedurę rejestracyjną w wielu krajach. W przypadku zgłoszenia znaku bezpośrednio w danym kraju trzeba osobno składać zgłoszenia znaków wraz z wymaganymi tam dokumentami.

Na pytanie, czy możliwe jest zastrzeżenie znaku towarowego na całym świecie, należy zatem odpowiedzieć, że teoretycznie tak, ale na pewno nie za pomocą jednego zgłoszenia. Ze względu na to, że nie wszystkie kraje są członkami systemu madryckiego, nie jest możliwe dokonanie takiego zgłoszenia za pośrednictwem WIPO. Z praktycznego punktu widzenia również niewielu przedsiębiorców zdecyduje się na taki krok. Znaki towarowe powinny być zgłaszane na tych terytoriach, na których są używane albo ich używanie rozpocznie się w niedalekiej przyszłości. Ma to oczywiście związek z ewentualną koniecznością przedstawienia dowodów używania znaku na danym terytorium, gdy zajdzie taka potrzeba.

autorka: Magdalena Wypiór, rzeczniczka patentowa, kancelaria patentowa AOMB Polska