Znaki towarowe: Nie każdy może wytwarzać szpilki z czerwoną podeszwą

Wyrokiem z 5 września 2012 r. nowojorski Sąd Apelacyjny (Second Circuit Court of Appeals) uznał, iż Christian Louboutin, słynny na całym świecie producent butów, jest uprawniony (na podstawie przysługującego mu na terenie Stanów Zjednoczonych prawa do znaku towarowego) do żądania zakazania swoim konkurentom oferowania butów charakteryzujących się lakierowaną czerwoną podeszwą.

Sąd ograniczył jednak zakres ochrony przysługującej marce Louboutin do przypadków, gdy czerwona podeszwa butów wprowadzanych do obrotu przez innych producentów wyraźnie kontrastuje z pozostałą częścią buta,.

Symbol

luksusu

Christian Louboutin stworzył markę, która stała się symbolem luksusu głównie dzięki temu, że jako pierwszy zaproponował swoim klientkom wysokie szpilki z czerwoną lakierowaną podeszwą, odróżniającą się wyraźnie od pozostałej części buta. Szpilki te stały się bardzo szybko popularne wśród kobiet na całym świecie.

W celu zapewnienia sobie wyłączności oferowania i wprowadzania do obrotu butów z charakterystyczną czerwoną podeszwą Louboutin zgłosił w amerykańskim urzędzie patentowym znak towarowy obejmujący lakierowaną czerwoną podeszwę buta i uzyskał prawo ochronne w styczniu 2008 r.

Problem, z jakim musiał się zmierzyć nowojorski Sąd Apelacyjny, dotyczył tego, czy w związku z udzielonym prawem Louboutin może zakazać swoim konkurentom produkcji butów z czerwoną lakierowaną podeszwą.

Jest to problem niezwykle istotny, bowiem po sukcesie butów projektowanych przez Louboutin wielu innych producentów, w tym m.in. francuski koncern Yves Saint Laurent, przeciwko któremu toczyło się omawiane postępowanie, zaczęło oferować klientom buty z czerwoną podeszwą.

Konkurenci w toku toczącego się postępowania podnosili, iż na gruncie obowiązujących przepisów nie jest możliwe zastrzeżenie prawa ochronnego obejmującego jedynie kolor produktów w sektorze mody, bowiem nie jest to cecha na tyle charakterystyczna, by służyć odróżnianiu towarów oferowanych przez przedsiębiorców na danym rynku. Tylko oznaczenie mające wystarczające znamiona odróżniające może być objęte prawem ochronnym na znak towarowy, a tym samym jedynie wówczas możliwe jest zakazanie używania go w obrocie.

Rozpoznawana marka

Przyznając Louboutin ochronę, Sąd Apelacyjny wskazał, iż czerwona lakierowana podeszwa butów tego producenta nabrała cech odróżniających, bowiem stała się niejako symbolem pozwalającym klientom na identyfikację producenta tych butów, tworząc markę rozpoznawaną na całym świecie. W związku z tym w ocenie sądu kolor mógł zostać objęty ochroną na podstawie znaku towarowego.

W omawianej sprawie sąd jednak sprecyzował, iż przysługujący Louboutin znak towarowy obejmuje możliwość zakazania oferowania obuwia z czerwoną lakierowaną podeszwą tylko w przypadku, jeśli pozostaje ono w kontraście z pozostałą jego częścią. Oznacza to, że wprowadzanie do obrotu czerwonych butów z czerwoną podeszwą nie może być zakazane przez Louboutin, nie powoduje bowiem ryzyka wprowadzenia w błąd co do pochodzenia takich towarów.

Wyrok ma ogromne znaczenie dla rynku producentów ekskluzywnych marek obuwia w Stanach Zjednoczonych, bowiem stanowi potwierdzenie, iż bez zgody Louboutin konkurenci tej marki nie będą mogli oferować butów z charakterystyczną, odróżniającą się na tle reszty obuwa czerwoną lakierowaną podeszwą.

Ochrona przyznana na gruncie praw własności intelektualnej ma jednak charakter terytorialny. Oznacza to, iż powołując się na znak towarowy udzielony w Stanach Zjednoczonych Louboutin nie może zakazać oferowania i wprowadzania do obrotu butów z czerwoną podeszwą na terenie Unii Europejskiej.

A co z Europą

W celu zapewnienia sobie ochrony także w Unii Europejskiej Louboutin zgłosił w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante wniosek o udzielenie wspólnotowego znaku towarowego zastrzegającego czerwoną lakierowaną podeszwę obuwia takiego samego, jaki uzyskał ochronę w Stanach Zjednoczonych. Co do udzielenia prawa ochronnego zostały jednak zgłoszone sprzeciwy, w przedmiocie których wciąż toczy się postępowanie przed Urzędem ds. Harmonizacji.

Jeśli prawo takie zostanie udzielone, Louboutin będzie mógł na terenie całej Unii Europejskiej żądać zakazania wprowadzania do obrotu butów z czerwoną lakierowaną podeszwą powołując się na przysługujące mu prawa.

Aleksandra  Kuźnicka  prawnik w departamencie prawa własności intelektualnej, DLA PIPER Wiater sp.k.

Nie jest pewne, czy w przypadku ewentualnego sporu sądy wspólnotowe na gruncie konkretnych okoliczności danej sprawy uznają, iż produkcja wszelkich butów z czerwoną lakierowaną podeszwą stanowi naruszenie prawa do znaku towarowego, czy też ograniczą je do podeszwy kontrastującej z pozostałą częścią buta, jak to uczynił sąd nowojorski.

Z pewnością jednak udzielenie Louboutin prawa do wspólnotowego znaku towarowego będzie oznaczało, iż czerwona lakierowana podeszwa butów zostanie uznana za posiadającą zdolność odróżniającą, czyli pozwalającą na odróżnianie butów oferowanych przez Louboutin od tych oferowanych przez innych producentów.

Będzie to także potwierdzało, iż gdy Christian Louboutin po raz pierwszy pomalował podeszwy wykonanych przez siebie butów na czerwono (notabene używając do tego celu lakieru do paznokci), wpadł na pomysł wart fortunę.