Duża konkurencja i dynamika rynku dóbr szybko zbywalnych sprawia, że produkty konkurują ze sobą nie tylko jakością, opakowaniem czy reklamą, ale także nazewnictwem. Producenci i produkty chcą się wyróżniać. Logotypy, hasła reklamowe, czy same w sobie kształty opakowań produktów są często rejestrowane jako znaki towarowe. Dzięki znakom towarowym konsumenci odróżniają towary (usługi) jednych przedsiębiorstw od innych. Mogą szybko i łatwo dokonać tego rozróżnienia i wybrać produkt, którego poszukują.
Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które pozwala na odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz jest możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych. W praktyce procesowej pełnomocnicy są w znacznej mierze uzależnieni od rodzaju i jakości materiałów, które mają zostać wykorzystane jako dowody na używanie lub renomę znaków towarowych, a które otrzymują od klientów. Z kolei uprawnieni do znaków towarowych, jako jedyni, mają stały i pełny wpływ na sposób, w jaki znaki te funkcjonują w obrocie, w jakiej formie i w jaki sposób odbywa się ich promocja, w jakim kontekście pojawiają się w mediach, także społecznościowych.
Branża FMCG (tj. branża dóbr szybko zbywalnych; ang. fast moving consumer goods) jest jedną z najbardziej wymagających pod względem obsługi prawnej i marketingowej. Nie wszyscy przedsiębiorcy mają jednak świadomość, że w toku sporów dotyczących znaków towarowych przeprowadzane jest postępowanie dowodowe i – paradoksalnie – największy wpływ na jego wynik mają oni sami.
Znaki towarowe – podstawa w FMCG
Strategia zarządzania znakami towarowymi nie powinna polegać jedynie na ich rejestracji, lecz na świadomym używaniu w obrocie w sposób zapewniający uprawnionemu maksymalne spektrum możliwości wynikające z uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Przedsiębiorstwa rejestrujące znaki towarowe często spotykają się ze sprzeciwem ze strony swoich konkurentów oraz różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji, jeszcze zanim znak uzyska rejestrację. Odpowiednie używanie znaków towarowych przez podmioty do nich uprawnione, ułatwia ich obronę lub umożliwia zablokowanie rejestracji podobnych znaków przez konkurentów.
Dowody – renoma i proof of use
Postępowanie dowodowe jest istotne zwłaszcza w sprawach spornych dotyczących znaków towarowych. Konieczność powołania dowodów zachodzi m.in., w przypadku potrzeby wykazania renomy lub rzeczywistego używania znaku towarowego (ang. proof of use). Zakres materiału dowodowego, który wykorzystywany jest w celu wykazania renomy oraz rzeczywistego używania znaku jest zbliżony, choć inna jest intencja. Proof o use może dotyczyć kilku przypadków, m.in. postępowań toczących się przed Urzędem Patentowym RP, postępowań w sprawach o unieważnienie rozpoznawanymi przez sądy własności intelektualnej oraz postępowań przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office - EUIPO).
Na czym polega rzeczywiste używanie znaku towarowego? Używanie w tym kontekście to nie tylko reklama czy oznaczanie przedsiębiorstwa i produktów, ale także m.in. oferowanie towarów i usług, świadczenie usług i wprowadzanie towarów do obrotu, ich import lub eksport. Używaniem będzie także umieszczanie znaku na dokumentach związanych ze świadczeniem usług lub wprowadzaniem towarów do obrotu.
W praktyce zarzut dot. braku rzeczywistego używania znaku pojawia się najczęściej w postępowaniu sprzeciwowym prowadzonym przez Urząd Patentowy lub EUIPO oraz w postępowaniach o unieważnienie istniejących rejestracji toczącymi się przed sądami własności intelektualnej.
WAŻNE!
W toku postępowania w sprawie sprzeciwu zgłaszający sporny znak może podnieść zarzut nieużywania w sposób rzeczywisty znaku, na podstawie którego wniesiono sprzeciw, w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat przed datą dokonania zgłoszenia spornego znaku (oczywiście jedynie dla towarów lub usług objętych sprzeciwem).
Na podobnej zasadzie, na zarzut strony przeciwnej, podmiot wnoszący o unieważnienie konkurencyjnego znaku jest obowiązany przedstawić dowód używania „swojego" znaku, który był podstawą wniosku o unieważnienie.
By korzystać z renomy, trzeba ją wykazać
Mimo, iż produkty w branży FMCG są reklamowane intensywnie i na dużą skalę, w różnych mediach, w praktyce zdarzają się trudności w wykazaniu, że dany znak towarowy (słowo, logotyp czy kształt opakowania) posiada renomę lub był rzeczywiście używany w rozumieniu przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej. Pojawia się pytanie – dlaczego?
W przypadku znaków towarowych renoma oznacza, w uproszczeniu, wysoki poziom znajomości znaku wśród znacznej części odbiorców (rzeczywistych nabywców danych towarów/usług). Posiadanie przez znak renomy to niezwykły atut, gdyż – po pierwsze korzystnie wpływa na wartość rynkową przedsiębiorstwa, po drugie – znacznie zwiększa zakres ochrony znaku. Renoma, jako efekt znacznych nakładów finansowych i wysiłków poczynionych w związku z reklamą i promocją towarów czy usług, zapewnia ochronę poza granicami specjalizacji znaku – tj. bez względu na to, czy towary (usługi) konkurenta są identyczne lub podobne do towarów (usług) danego przedsiębiorstwa. Niemniej, by móc z renomy korzystać, trzeba ją wpierw wykazać.
Także rzeczywiste używanie znaku towarowego nie zostanie wykazane za pomocą przypuszczeń lub domniemań, lecz musi opierać się na konkretnych i obiektywnych dowodach, wykazujących, iż znak był używany faktycznie i na wystarczającą skalę (na danym rynku). Stronom często wydaje się, że przedstawienie dokumentów potwierdzających samą obecność znaków w obrocie w pożądanym kontekście powinna wystarczyć, choć w praktyce bywa inaczej.
Co zatem powoduje, że materiały, które z założenia mogą stanowić potencjalny dowód, nie zawsze są wystarczające?
Zasady oceny dowodów
Polskie i unijne przepisy nie precyzują, co może lub nie może stanowić dowodu w sprawach dot. znaków towarowych. Urząd europejski (EUIPO) jako dowody uwzględnia m.in. zeznania lub oświadczenia świadków złożone pod przysięgą (zwłaszcza w postępowaniach z udziałem podmiotów zagranicznych tzw. Affidavit w praktyce jest często spotykanym dokumentem w ramach postępowania dowodowego), decyzje sądów i organów administracyjnych, artykuły prasowe, faktury i inne dokumenty handlowe, wyniki audytów czy wyniki badań rynku. Dowód stanowić mogą różne źródła informacji, które mogą być wykorzystane do ustalenia i udowodnienia faktów.
WAŻNE!
Ocenie będzie podlegało przede wszystkim źródło, z którego dany dowód pochodzi oraz jego wiarygodność. Przydatne są wszelkie materiały, w tym nagrody, wyniki rankingów, ankiet, badania rynku czy recenzje. Z oczywistych względów większą wiarygodnością cieszą się dokumenty zewnętrzne, niż wewnętrzne - sporządzane przez stronę postępowania.
Wydaje się, że jest to kwestia oczywista, jednak w praktyce strona często nie dysponuje odpowiednimi materiałami sporządzonymi przez niezależne, zewnętrzne firmy lub instytucje. A jeżeli nawet je posiada – nie zawsze pochodzą one z odpowiedniego okresu czasu. Każdy dowód powinien być opatrzony datą lub umożliwiać łatwe ustalenie, z jakiej daty pochodzi. Nawet jeżeli strony przedstawiają dowody obecności znaku w prasie czy w mediach, nie zawsze wynika z nich, z jakiego wydawnictwa pochodzą i w jakiej dacie zostały opublikowane. Te braki negatywnie wpływają na ich przydatność lub nawet dyskwalifikują je z grona potencjalnych dowodów. Użyteczność publikacji prasowych uzależniona jest głównie od tego, czy stanowią ukrytą promocję (autopromocję), czy też są one wynikiem niezależnej i obiektywnej pracy dziennikarskiej.
Strony często nie mają świadomości, że oceniane są także okoliczności sporządzenia tych materiałów (dokumentów), ich adresaci i dopiero na tej podstawie urzędy lub sądy decydują, czy są one wiarygodne. W przypadku gdy dany dokument został sporządzony przez stronę, która go powołuje, moc dowodowa może mu zostać przypisana jedynie, gdy znajduje on potwierdzenie w pozostałych elementach materiału dowodowego. Wymaga to przeprowadzenia dalszej analizy pod kątem prawdziwości informacji w nim zawartych i kompleksowego spojrzenia na całość materiałów, którymi strona dysponuje.
Domniemanie nie wystarczy
Renomy czy rzeczywistego używania znaku nie można wykazać jedynie na podstawie przypuszczeń i domniemań – konieczne jest wskazanie konkretnych i obiektywnych okoliczności, które potwierdzają rzeczywiste i dostateczne używanie znaku na rynku i – analogicznie – wysoki stopień znajomości znaku przez jego odbiorców. Strony nie zawsze pamiętają, że wartość dowodowa nagród i certyfikatów uzależniona jest w dużej mierze od ich treści.
PRZYKŁAD
Fakt, że strona dysponuje danym certyfikatem czy wyróżnieniem nie oznacza automatycznie, że określony znak towarowy jest znany właściwemu kręgowi odbiorców – często oznacza to jedynie, że towary lub usługi spełniają określone standardy jakościowe lub techniczne. Ta informacja może nie być przydatna w kontekście wykazania używania lub stopnia znajomości znaku.
Zdarza się także, że jako dowód strona wskazuje, korzystne w jej ocenie, wyniki finansowe lub zestawienia sprzedaży. Rolą sądu lub urzędu nie jest jednak ocena sukcesu handlowego firmy czy skuteczności przyjętej strategii sprzedaży. W rezultacie niektóre z tych zestawień nie wnoszą nic istotnego do sprawy. Zdarzało się, że pomimo wysokiej wartości sprzedaży lub znacznej liczby sprzedanych egzemplarzy produktów renoma nie została potwierdzona. Dotyczy to sytuacji, gdy sprzedaż była nieregularna lub rynek właściwy dla danego produktu był tak duży, że „wysokie" wartości lub „znaczne" ilości wskazywane przez stronę konfrontowane ze specyfiką tego rynku wskazywały, że w odniesieniu do rynku jako całości, były one mimo wszystko niewielkie. Mimo, że co do zasady znaczenie i wiarygodność dokumentów handlowych nie jest kwestionowana, w praktyce trudno jest udowodnić renomę wyłącznie na podstawie tego typu materiałów. Podobnie ma się sytuacja z wydatkami na reklamę. Ich wysokość może okazać się bez znaczenia, gdyż samo wydatkowanie znacznych kwot nie jest jednoznaczne z ich skutecznością marketingową.
Używanie znaku w formie zmodyfikowanej
Problematyczna jest także sytuacja, gdy strony przedkładają dowody używania znaku, ale forma, w jakiej był on obecny na rynku, odbiega od postaci znaku widniejącej w rejestrze Urzędu Patentowego lub Urzędu w Alicante (EUIPO). Szanse, że urzędy uwzględnią dowody używania znaku w postaci różniącej się w elementach, które zmieniają odróżniający charakter znaku od postaci, w jakiej został zarejestrowany, są niewielkie. Z taką sytuację spotykamy się na przykład, gdy po uzyskaniu prawa ochronnego znak, w cyklu swojego „życia", podlegał modyfikacjom na potrzeby marketingowe i jego postać zaczęła istotnie odbiegać od wersji zarejestrowanej, ale warianty te nie były już rejestrowane. W tym przypadku może już nie być pola manewru, gdyż pięcioletni okres, w którym znak powinien być używany w postaci, w jakiej został zarejestrowany, zazwyczaj już upłynął.
Badania rynku – szczególnie cenne
Urząd w Alicante (EUIPO) potwierdza, że badania opinii publicznej i badania rynku są najbardziej odpowiednimi środkami dowodowymi dostarczającymi informacji o stopniu znajomości znaku towarowego, jego udziale w rynku lub pozycji, jaką zajmuje w stosunku do towarów konkurentów. Jest to znakomity dowód na wykazanie renomy znaku. W praktyce często okazuje się, że strony w danym okresie nie zlecały (nie prowadziły) tego typu badań. Ich zlecenie i opracowanie ex post, tj. w momencie, gdy spór już trwa, jest już bowiem zbyteczne.
WAŻNE!
Fakt, że znak jest świetnie rozpoznawalny dzisiaj nie oznacza, że taką samą znajomością cieszył się 5 czy 10 lat temu.
Należy pamiętać, że sądy i urzędy oceniają także m.in. wiarygodność źródła, z którego pochodzi badanie i zastosowaną metodę badawczą. Jeżeli są one wątpliwe, próba statystyczna jest zbyt mała, lub pytania miały charakter naprowadzający, to wiarygodność dowodów zostanie odpowiednio obniżona. Natomiast badania opinii publicznej i badania rynku, które spełniają wymogi niezależności, miarodajności i obiektywizmu, będą silnym dowodem na renomę, zwłaszcza jeśli wykazują wysoki stopień znajomości znaku towarowego.
Jakość dowodów a świadomość przedsiębiorców
Obserwacje wskazują, że jakość materiału dowodowego w sprawach dotyczących znaków towarowych zależy w dużej mierze od świadomości klientów – niekoniecznie stricte prawnej (tj. znajomości przepisów), lecz związanej z przemyślanym i świadomym zarządzaniem portfolio znaków towarowych w kontekście biznesowym.
W organizacjach, w których świadomość ta jest niższa, materiał dowodowy gromadzony przez klientów latami, opracowany przez agencje reklamowe lub działy marketingu, w praktyce procesowej często okazuje się mało efektywny. W rezultacie może okazać się, że trudno będzie obronić „rzeczywiste używanie" lub wykazać renomę takiego znaku.
Konsekwencją jest np. uznanie sprzeciwu wobec rejestracji konkurencyjnego znaku za niezasadny lub oddalenie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na istniejący znak towarowy konkurenta. W przypadku niewykazania rzeczywistego używania, znaki „konkurencyjne" mogą uzyskać rejestrację i swobodnie, zgodnie z prawem funkcjonować na rynku. Innym skutkiem, związanym z brakiem używania znaku pomimo uzyskania jego rejestracji, jest brak możliwości zakazania konkurentom używania tego samego lub podobnego oznaczenia w obrocie.
Marta Kowalczuk-Kędzierska, prawnik w SK&S
W cyklu „Prawo branżowe" opublikowaliśmy:
8 października – „Transakcje podwyższonego ryzyka",
15 października – „Waloryzacja umowy o zamówienie publiczne – na jakich zasadach?"