Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę koncernu I uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Sygn. II GSK 506/07).
Potwierdzał on decyzję Urzędu Patentowego o unieważnieniu znaku Boss Lights.
Niemiecka firma z grupy kapitałowej Imperial Tobacco Group, największego światowego producenta wyrobów tytoniowych, zarejestrowała w Polsce, z pierwszeństwem od 16 września 1998 r., wspomniany znak dla papierosów, produkowanych w Poznaniu. Rejestracja została unieważniona w 2006 r. Wnioskowała o to firma Hugo Boss A. G., obecnie Hugo Boss Trade Mark Management GmbH, światowy potentat luksusowej mody męskiej. Spółka ta jeszcze w 1992 r. zarejestrowała w Polsce znaki Hugo Boss i Boss m.in. dla odzieży i biżuterii. W sumie ma obecnie 80 znaków ze słowem Boss.
WSA w Warszawie podzielił ocenę UP i oddalił skargę koncernu Reemtsma na unieważnienie znaku słowno graficznego Boss Lights. Stwierdził, że jest on podobny, również graficznie i kolorystycznie, do znaków Boss, Hugo Boss i Hugo Boss AG. Decydującą rolę odgrywa fakt, że są to znaki renomowane, a więc szczególnie chronione. Późniejsza rejestracja znaku Boss Lights narusza tę ochronę i dobre obyczaje kupieckie.
W skardze kasacyjnej oraz podczas rozprawy w NSA przedstawiciel tytoniowego koncernu zakwestionował tę ocenę. Zwrócił uwagę, że renomę ocenia się według stanu istniejącego w okresie poprzedzającym rejestrację kwestionowanej marki. Firma Hugo Boss powinna więc wykazać, że jej znaki były jeszcze przed 1998 r. znane w Polsce, i miały renomę. Ale żaden z przedstawionych przez Hugo Bosa dowodów nie potwierdza renomy znaków towarowych tej firmy we wspomnianym okresie. W tym czasie istniała bariera celna, utrudniająca przepływ towarów, a Hugo Boss miał tylko jeden sklep. Nie można więc twierdzić, że zgłaszając do UP markę Boss Lights dla papierosów, tytoniowy koncern działał z zamiarem wykorzystania renomy znaków Hugo Bossa.
Pełnomocnik tej ostatniej firmy argumentował z kolei, że renoma nie ma granic terytorialnych – aczkolwiek może się zdarzyć, że w jednym kraju znak jest bardziej, a w innym mniej znany. Ważna jest międzynarodowa renoma – a taką właśnie cieszą się znaki Hugo Bossa. Przedstawione dowody, oparte m.in. na badaniach, przeprowadzanych w kilku krajach, także w Polsce, wyraźnie na to wskazują.
NSA uznał jednak, że Urząd Patentowy w ogóle tego nie ocenił. Zamiast dokonać szczegółowej analizy, ograniczył się do jednej zbiorczej oceny, jednym także zdaniem, że zgromadzone dowody mogą świadczyć o pewnej renomie znaków Boss i Hugo Boss dla towarów luksusowych. Nie wiadomo także, w jakim to miałoby być okresie, i jakie dowody o tym świadczą, skoro dotyczą różnych okresów. Takiej oceny decyzji UP nie przeprowadził również WSA – i dlatego teraz sprawa ponownie wraca na jego wokandę.
