Urząd nie powinien był uwzględnić złożonego przez Constantin Film wniosku o unieważnienie prawa do znaku bez dokonania niezależnej oceny, czy oznaczenie Winnetou ma charakter opisowy w odniesieniu do rozpatrywanych towarów i usług - stwierdził dzisiaj Sąd UE uzasadniając wyrokk sprawie T-501/13 Karl-May-Verlag GmbH przeciwko OHIM (Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego)
Niemieckie wydawnictwo Karl-May od 2003 r. jest właścicielem słownego wspólnotowego znaku towarowego WINNETOU obejmującego użycie tego znaku m.in. w przypadku filmów, materiałów drukowanych, biżuterii, perfum, kosmetyków, wyrobów ze skóry, artykułów gospodarstwa domowego, odzieży, gier, artykułów spożywczych, przedstawień i obozów wakacyjnych, a także do transportu osób, zakwaterowania i usług gastronomicznych. Wspólnotowy znak towarowy jest skuteczny na całym obszarze Unii Europejskiej i współistnieje ze znakami krajowymi.
Inna niemiecka spółka Constantin Film Produktion GmbH złożyła wniosek o unieważnienie prawa do tego znaku, a OHIM przychylił się do jej wniosku i unieważnił prawo do tego znaku towarowego, z wyjątkiem "czcionek drukarskich" i "matryc do druku ręcznego". W odniesieniu do pozostałych towarów i usług OHIM stwierdził, że Winnetou - odbierany w powszechnej świadomości jako dobry i szlachetny indiański wódz, postać fikcyjna, która jest głównym bohaterem serii powieści niemieckiego autora Karola Maya, a także bohaterem filmów, przedstawień teatralnych lub radiowych – jest oznaczeniem zarówno opisowym, jak i pozbawionym charakteru odróżniającego, w związku z czym nie może być chronione jako znak towarowy. W konsekwencji nie można zastrzec jego wyłączności.
Dzisiejszym wyrokiem Sąd uwzględnił wniesioną przez wydawnictwo Karl-May skargę na decyzję OHIM i stwierdził nieważność tej decyzji. Zdaniem Sądu OHIM naruszył zasady autonomii i niezależności wspólnotowego znaku towarowego. Zamiast bowiem dokonać niezależnej oceny tego, czy oznaczenie Winnetou ma w odniesieniu do rozpatrywanych towarów i usług charakter opisowy, OHIM przyznał wiążącą moc orzeczeniom sądów niemieckich, zgodnie z którymi termin ten jest opisowy i nie może zatem być chroniony jako znak towarowy. W ocenie Sądu UE OHIM ponownie dopuścił się tego błędu stwierdzając brak charakteru odróżniającego na podstawie ocen dotyczących charakteru opisowego.
Sąd wskazał także, że OHIM nie uzasadnił wystarczająco zaskarżonej decyzji.
- Nie wyjaśnił wystarczająco powodów, z jakich oznaczenie Winnetou jest postrzegane – poza swoim konkretnym znaczeniem jako przywołaniem fikcyjnej postaci – jako odnoszące się ogólniej do pojęć „indiański" i „wódz indiański". Co więcej, uzasadnienie charakteru opisowego w odniesieniu do towarów, które OHIM zgrupował w kategorii towarów „merchandisingowych", jest nadmiernie ogólne i abstrakcyjne. Towary te nie mogą zostać uznane za stanowiące jednorodną kategorię; ponadto OHIM ograniczył się do stwierdzenia, że w odniesieniu do tych towarów oznaczenie Winnetou opisuje, iż chodzi o towary związane z filmami lub z postacią powieści, co do których konsument zakłada, że są to po prostu towary reklamowe „Winnetou", nie wnioskując w przedmiocie pochodzenia towarów.
Taki brak szczegółowej analizy dotyczącej charakteru i cech rozpatrywanych towarów zaważył na tym, że Sąd UE stwierdził nieważność decyzji OHIM. Urząd powinien teraz ponownie rozpatrzyć wniosek spółki Constantin Film o unieważnienie prawa do znaku, ale decyzja musi uwzględniać uzasadnienie wyroku Sądu UE. Chyba, że spółka odwoła się od wyroku Sądu UE do Trybunału Sprawiedliwości. Ma na to dwa miesiące.
