Termin zgłaszania wniosków o rejestrację domen najwyższego stopnia gTLD (generic Top Level Domains) z dowolnymi rozszerzeniami w pierwszym etapie procesu nazwanego uwolnieniem domen najwyższego stopnia minął 12 kwietnia 2012 r.
Nieograniczone możliwości
Proces ten polega na umożliwieniu wszystkim zainteresowanym uzyskania dowolnie wybranej domeny najwyższego stopnia (np.. sport,. shop, czy. samsung). Dość skromna liczba domen niezwiązanych z krajem pochodzenia, a więc np.:. com,. org,. biz, niedługo wzrośnie z 22 do kilkuset.
W założeniu organizacji odpowiedzialnej za przyznawanie domen ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Number) w przyszłości ich liczba może być nieograniczona.
Ze statystyk wynika, że chętnych na przyznanie domeny najwyższego stopnia w pierwszym etapie ich przyznawania jest 839 podmiotów. Każdy z nich może wnioskować o przyznanie nawet 50 domen gTLD. Zamiary pozyskania domen gTLD ogłosiły korporacje, miasta oraz organizacje gospodarcze m.in.: Canon, Hitachi, Londyn, American Bankers Association (wnioskujący o domenę gTLD z rozszerzeniem:. bank).
Ta zmiana w świecie online otwiera nie tylko nieograniczone pole do tworzenia nieznanych dotąd adresów internetowych, ale również pole do naruszeń praw właścicieli znaków towarowych. Zagrożenie wiąże się z domenami najwyższego stopnia jak i domenami drugiego stopnia (tzw. SLD – Second Level Domains), które będą mogły być rejestrowane w setkach kombinacji w nowych domenach gTLD.
Z tych względów, plany uwolnienia domen budzą obawy, że właściciele znaków towarowych mogą zostać zmuszeni do ponoszenia dodatkowych kosztów ochrony marek czy dobrego imienia przeciw cybersquatterom (rejestrującym domeny zawierające znane znaki towarowe po to, by je odsprzedać z zyskiem) czy nieuczciwej konkurencji.
W obronie renomy
Pierwszy przykład takich skutków był widoczny w 2011 r. po utworzeniu pierwszej „uwolnionej” domeny gTLD z końcówką. xxx, przeznaczonej dla przemysłu erotycznego.
Przedsiębiorcy wydali ok. 23 mln USD, dokonując obronnej rejestracji (dokonywanej w celu uniemożliwienia zajęcia domeny przez osoby trzecie) oraz w związku z dokonywaniem tzw. zastrzeżeń (zgłoszenia wniosków o zablokowanie możliwości rejestracji domeny drugiego stopnia z wykorzystaniem wskazanego znaku, firmy czy imienia i nazwiska). Wszystkie te działania były podejmowane w obronie renomy znaków towarowych.
Powstaje pytanie: czy także polscy przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę na ryzyko związane z wchodzącymi w życie zmianami funkcjonowania Internetu? Podstawowe zagrożenia dla polskich przedsiębiorców kryją się nie tyle w samej rejestracji ich znaków towarowych jako domen najwyższego stopnia gTLD, ale w otworzeniu się przez to ogromnej możliwości kombinacji rejestracji ich znaków towarowych w domenach drugiego stopnia tak uwolnionych gTLD. Dostrzegając to ryzyko ICANN wprowadził nowe narzędzia pozasądowej ochrony renomy znaków towarowych.
Możliwość sprzeciwu
Podstawowym narzędziem umożliwiającym przeciwdziałanie rejestracji już na poziomie domeny gTLD będzie instytucja sprzeciwu. Właściciel znaku towarowego będzie uprawniony do złożenia uzasadnionego sprzeciwu wobec takiej rejestracji opartego na zarzucie naruszenia istniejącego prawa (legal rights objection).
Sprzeciw taki będzie można wnieść przez okres siedmiu miesięcy od opublikowania listy wniosków o przyznanie domen gTLD. Rozpatrywanie sporów opartych o naruszenie istniejącego prawa będzie prowadzone przez WIPO (World Intellectual Property Organisation). Podstawowa opłata za zgłoszenie sprzeciwu do WIPO ma wynieść 10 tys. USD (opłatę musi uiścić także strona dokonująca spornej rejestracji, a brak zapłaty będzie skutkował rozstrzygnięciem na niekorzyść dla wnioskującego o rejestrację domeny).
Postępowanie toczyć się będzie w języku angielskim na postawie procedury WIPO oraz ogólnych zasad dotyczących instytucji sprzeciwu ustanowionych przez ICANN. Zgłaszający sprzeciw musi udowodnić, że posiada prawo do znaku tożsamego z rozszerzeniem domeny, przeciw której działa oraz, że wnioskujący o domenę zamierza wykorzystać ją w niewłaściwy sposób.
Ułatwieniem dla przedsiębiorców ma być prowadzenie całego postępowania poprzez elektroniczną wymianę dokumentów. Strona będzie mogła być reprezentowana przez dowolną osobę, nie tylko przez prawnika.
Środki ochrony
Dla ochrony przed naruszeniem praw do znaków towarowych w domenach drugiego stopnia SLD, ICANN przygotował kilka nowych instrumentów ochrony prawnej. Część z nich będzie miała zastosowanie w okresie „rozruchu” nowych domen (start-up measures), pozostałe zaś – w okresie ich komercyjnego funkcjonowania.
Pierwsze, przygotowane z myślą o umożliwieniu właścicielom praw podjęcia działań profilaktycznych mających przeciwdziałać potencjalnym przyszłym naruszeniom, z założenia będą dostępne przez ograniczony czas (system wczesnej ochrony).
Podstawą systemu wczesnej ochrony będzie tzw. Trademark Clearinghouse stanowiący centralny zbiór znaków towarowych
Wpisanie znaku do zbioru będzie dokonywane na wniosek zainteresowanych za opłatą (wysokość jeszcze nie ustalona), o ile dane oznaczenie będzie spełniać przewidziane kryteria, np. znak towarowy jest zarejestrowany regionalnie/krajowo lub jest chroniony na mocy odpowiednich przepisów.
Centralna baza Trademark Clearinghouse będzie wykorzystywana przez nowych operatorów gTLD jako podstawa stosowania dwóch narzędzie wczesnej ochrony: Claims service i Sunrise.
Powiadomienie zainteresowanych
Procedura Claim service zobowiązuje operatorów domeny gTLD do informowania podmiotów ubiegających się o rejestrację domen drugiego stopnia na podstawie danych zgromadzonych w Clearinghouse, o istnieniu znaków towarowych identycznych z rejestrowaną domeną. W razie powiadomienia ubiegający się o rejestrację może wycofać swój wniosek. Nie ma jednak takiego obowiązku. W przypadku dokonania rejestracji zawierającej zgłoszony znak operator domeny gTLD zawiadamia właściciela znaku. Zasadniczym celem tego instrumentu nie jest zatem blokowanie rejestracji domen, ale powiadomienie zainteresowanych o potencjalnym naruszeniu prawa do znaku towarowego.
Słabością tego mechanizmu jest to, że będzie on skuteczny jedynie w przypadku, gdy znak towarowy jest identyczny z rejestrowaną domeną. Przykładowo, jeśli uprawniony do znaku SAMSUNG dokona jego zgłoszenia w Clearinghouse, to zostanie powiadomiony o każdej próbie rejestracji domen z ww. nazwą, takich jak samsung. elektronika czy samsung. sklep.
Ostrzeżenia takiego nie otrzyma jednak w przypadku zgłoszenia do rejestracji domeny o podobnym brzmieniu, zawierającej błędy lub stanowiącej zestawienie znaku z innym słowem, takich jak samsun. elektronika, wybieramsamsung. elektronika czy samsungtv. elektronika. Nie są to bowiem domeny identyczne ze zgłoszonym znakiem. Usługa będzie zatem pomocna w oczywistych przypadkach naruszeń.
Procedura Sunrise
Kolejne narzędzie wczesnej ochrony – procedura Sunrise w praktyce oznacza, że każdy operator gTLD musi umożliwić właścicielom znaków towarowych, zgłoszonych w Clearinghouse, dokonanie wykupu domen zawierających ich znak w okresie poprzedzającym publiczne uruchomienie sprzedaży domen drugiego stopnia. Okres ten będzie trwać co najmniej 30 dni (tzw. okres Sunrise). W założeniu ma to umożliwić dokonanie obronnej rejestracji.
Procedury Claims service oraz Sunrise będą dostępne przez ograniczony czas i mają charakter prewencyjny.
Narzędziami, które umożliwią walkę z zaistniałymi naruszeniami, będą procedury Uniform Rapid Suspension (URS) oraz Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP).
Procedura URS została zaprojektowana z myślą o szybkim przeciwdziałaniu oczywistym przypadkom naruszeń. Może zostać zastosowana w przypadku, gdy zarejestrowana domena jest identyczna lub podobna z chronionym znakiem. Ma być to także tani środek ochrony (opłaty nie powinny przekraczać 300 USD).
W skardze składanej na formularzu do wyznaczonych podmiotów działających online, będzie trzeba jasno i przekonująco wykazać, że domena jest identyczna lub łudząco podobna z chronionym znakiem słownym, rejestrujący domenę nie miał prawa do tej nazwy oraz że domena została zarejestrowana i jest wykorzystywana w złej wierze. Skarżący musi także udowodnić, że znak towarowy, którego dotyczy sporna domena, był przez niego używany.
Wstępna analiza skargi powinna trwać dwa dni. Z uwagi na szybkość postępowania i niskie opłaty, nie będzie możliwości skorygowania nieprawidłowości w skargach (skargi takie będą odrzucane bez zwrotu opłaty). W przypadku nadania dalszego biegu, skarga zostanie przekazana do właściwego operatora gTLD, który w ciągu 24 godzin powinien dokonać „zablokowania” domeny.
Blokada oznacza uniemożliwienie dokonywania zmian w danych rejestrowych domeny oraz jej przeniesienia, niemniej nie samego jej funkcjonowania. Ostateczne rozstrzygnięcie o skardze powinno nastąpić w terminie 20 dni. Uwzględnienie skargi będzie prowadzić do zamknięcia kwestionowanej domeny (nie ma możliwości jej przejęcia przez wygrywającego spór).
W trybie arbitrażu
Procedura UDRP jest sprawdzonym narzędziem stosowanym dotychczas w odniesieniu do domen kontrolowanych przez ICANN (np.:. com,. net,. org). Również nowi operatorzy będą zobowiązani do jej stosowania i wykonywania decyzji podjętych na jej podstawie. Procedura ta to postępowanie sporne prowadzone w trybie arbitrażu między uprawnionym ze znaku towarowego a podmiotem, który zarejestrował domenę z jego wykorzystaniem.
Postępowanie trwa ok. 45 dni. Wysokość opłat zaczyna się od ok. 1 tys. USD w zależności od podmiotu, do którego wniesiony zostanie spór. Wyznaczonych zostało pięć organizacji rozstrzygających spory w oparciu o UDRP. Ich rozstrzygnięcia nie są jednolite i przed zgłoszeniem sporu warto sprawdzić, jakie tendencje orzecznicze pojawiają się w konkretnych organizacjach. W razie wygrania skarżący jest uprawniony do żądania usunięcia domeny lub jej przeniesienia na siebie.
Oczywista zła wiara
Wprowadzona została jeszcze jedna procedura – Post Delegation Dispute Resolution Procedure (PDDRP). Ma to być ostateczne narzędzie walki właścicieli znaków, których prawa są naruszane przez prowadzących nowe domeny gTLD.
Odpowiedzialność operatora za rejestrowane domeny SLD w nowych domenach gTLD powstaje tylko w sytuacjach, w których jego działaniom można przypisać złą wiarę oraz pobieranie dodatkowych korzyści z rejestracji naruszających prawa innych. Chodzi więc np. o sytuacje, w których operator prowadzi aktywne i utrwalone praktyki zachęcania do rejestracji domen SLD zawierających zastrzeżone znaki i czerpania nieuczciwych korzyści ze znaków do tego stopnia, że jego zła wiara jest oczywista.
W wyniku postępowania rozstrzygniętego na korzyść skarżącego nie uzyskuje on jednak praw do domeny, ani możliwości uzyskania odszkodowania pieniężnego. Skutkiem może być jedynie ograniczenie uprawnień operatora. np. poprzez zablokowanie możliwości rejestrowania nowych domen drugiego stopnia do czasu usunięcia skutków naruszenia lub rozwiązanie umowy o prowadzenie domeny gTLD.
Komentuje Piotr Smolarczykprawnik w PwC Legal
Uwolnienie domen najwyższego stopnia zrewolucjonizuje funkcjonowanie Internetu, zwiększając pole do nadużyć. Oceniając realność zagrożenia naruszeń znaków towarowych polskich przedsiębiorców na poziomie samych domen gTLD wydaje się, że jest ono nie aż tak znaczne jak w przypadku rejestracji domen drugiego stopnia SLD z wykorzystaniem nowych domen gTLD.
Podstawowym działaniem obronnym, jakie będzie mógł podjąć polski właściciel znaku towarowego, będzie wpisanie znaku do rejestru Trademark Clearinghouse, umożliwiającego skorzystanie z powiązanych procedur: Claims service oraz Sunrise.
W przypadku naruszenia praw, możliwe będzie skorzystanie z procedur URS lub UDRP. Wybór jednej z nich będzie uzależniony od pożądanej szybkości postępowania oraz efektu (tzn. czy wystarczy samo usunięcie domeny, czy też planowane jest jej przejęcie).
Jeżeli problemem okażą się działania operatora domeny gTLD, procedura PDDRP dostarczy mechanizm umożliwiający pociągnięcie go do odpowiedzialności.Opisane instrumenty ochrony mają charakter minimalnego standardu wymaganego przez ICANN. Operatorzy gTLD mogą wprowadzić także dodatkowe narzędzia według uznania. Ochrony można zawsze dochodzić także na tradycyjnej drodze sądowej.