W toku postępowania o naruszenie prawa do znaku przed sądem cywilnym lub postępowania w sprawie sprzeciwu wobec rejestracji znaku podobnego przed Urzędem Patentowym właściciele znaków broniący swoich praw często słyszą zarzut oponenta, że nie udowodnili, że jego znak stwarza ryzyko wprowadzenia konsumentów w błąd (tzw. ryzyko konfuzji).
Ponadto właściciele znaków muszą odpierać zarzuty, że nie przedstawili żadnego dowodu na okoliczność, że w normalnych warunkach obrotu gospodarczego doszło do faktycznych pomyłek wśród konsumentów.
Czy przeciwnicy właścicieli znaków mogą mieć rację? Aby odpowiedzieć na to pytanie, przypomnijmy, co znaczy pojęcie ryzyka wprowadzenia w błąd, i zastanówmy się, co musi zrobić właściciel składając pozew o naruszenie prawa do znaku lub sprzeciw do Urzędu Patentowego wobec rejestracji znaku łudząco podobnego do jego znaku. Powinien udowodnić czy tylko uprawdopodobnić ryzyko wprowadzenia w błąd? I jak ma tego dokonać?
Konieczna przesłanka
Aby móc przyjąć, że dane oznaczenie nie może być zarejestrowane jako znak towarowy lub że używane w obrocie oznaczenie narusza monopol właściciela znaku zarejestrowanego wcześniej, musi istnieć ryzyko wprowadzenia w błąd. Nie znajdziemy jednak definicji tego ryzyka w przepisach prawa. To orzecznictwo i doktryna prawa przybliżyły pojęcie ryzyka wprowadzenia w błąd i wskazały, jakie okoliczności mogą przemawiać za przyjęciem, że takie ryzyko rzeczywiście istnieje.
Zgodnie z kluczowymi wyrokami Trybunału Sprawiedliwości UE (dawniej Europejski Trybunał Sprawiedliwości) w sprawach Canon i Lloyd Schuhfabrik ryzyko wprowadzenia w błąd rozumie się zatem jako ryzyko, że odbiorcy towarów lub usług oznaczonych porównywanymi znakami mogą uznać je za pochodzące z tego samego przedsiębiorstwa bądź też przedsiębiorstw powiązanych finansowo lub ekonomicznie.
W sprawie Lloyd Schuhfabrik Trybunał podkreślił, że ustalenie istnienia ryzyka wprowadzenia w błąd wymaga całościowej oceny wszystkich okoliczności danej sprawy. Natomiast w sprawie Canon, że mniejsze podobieństwo pomiędzy towarami lub usługami może być zrównoważone przez większe podobieństwo porównywanych oznaczeń i na odwrót.
Ryzyko konfuzji ocenia się z punktu widzenia przeciętnego konsumenta danych towarów lub usług. Oceniając ryzyko konfuzji, należy również uwzględnić siłę odróżniającą znaku wcześniejszego. Trybunał przyjął bowiem w sprawie Sabel, że im wyższa siła odróżniająca znaku, tym większe ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd. Konieczne jest więc łączne rozważenie wszystkich powyższych aspektów oraz ich wagi w celu ustalenia końcowego wyniku analizy ryzyka wprowadzenia w błąd.
Brak obowiązku przedłożenia dowodu
Przyjmijmy, że właściciel znaku dokonał już całościowej analizy ryzyka wprowadzenia w błąd według kryteriów wskazanych powyżej i ustalił, że inny znak jest podobny do jego znaku w stopniu, który może wprowadzić konsumentów w błąd co do jego pochodzenia.
Postanawia więc bronić swojego prawa na drodze sądowej lub administracyjnej przed Urzędem Patentowym. Co powinien zrobić właściciel, aby przekonać właściwy sąd lub Urząd Patentowy o swoich racjach?
Jaka różnica
Właściciel broniący swego prawa do znaku wie już, jak odeprzeć zarzuty przeciwników. Wie, że nie musi udowadniać ryzyka wprowadzenia w błąd. Właściciel powinien jednak przedstawić okoliczności uprawdopodobniające, że do pomyłek wśród konsumentów może dojść. Na czym jednak polega różnica między pojęciem uprawdopodobnienia a udowodnienia?
Sąd cywilny w toku postępowania o naruszenie prawa do znaku lub Urząd Patentowy rozpatrując sprzeciw od decyzji o rejestracji znaku podobnego do wcześniejszego znaku, ustala stan faktyczny sprawy po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. Postępowanie to ma wykazać, że pewne okoliczności miały miejsce. Mamy więc pojęcie udowodnienia.
Uprawdopodobnienie jest natomiast środkiem, który w pewnych okolicznościach może zastąpić dowód w znaczeniu ścisłym. Celem uprawdopodobnienia nie jest przekonanie o tym, że pewne okoliczności miały miejsce, ale że mogły lub mogą mieć miejsce w przyszłości. Właściciel znaku powinien zatem przekonać sąd lub Urząd Patentowy, że przez rejestrację lub używanie podobnego znaku przez innego przedsiębiorcę możliwe jest wprowadzenie konsumentów w błąd.
Bez rekompensaty
W orzecznictwie sądów wspólnotowych uznaje się, że przyjęcie ryzyka wprowadzenia w błąd nie wymaga przedłożenia dowodu na okoliczność tego, że wśród konsumentów faktycznie doszło do pomyłki co do tożsamości producenta lub pochodzenia produktu.
Takie stanowisko zajął Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante w wydanych przez ten urząd wytycznych. Natomiast zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Canon ryzyko wprowadzenia w błąd istnieje już wtedy, gdy odbiorcy mogą się pomylić co do pochodzenia towarów lub usług.
Poglądy te podzielają sądy polskie. W wyroku z 8 listopada 2007 (VI SA/Wa 966/07) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że w toku ustalania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd nie jest konieczne wykazanie, że doszło do rzeczywistych pomyłek nabywców towarów.
Określenie „ryzyko wprowadzenia w błąd” należy bowiem rozumieć jako możliwość wywołania pomyłek co do pochodzenia towarów. Podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Warszawie w postanowieniu z 30 grudnia 2010 (I ACz 1870/10), wskazując, że wystarcza wykazanie istnienia faktycznego niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd (możliwości/ryzyka wywołania błędu), a nie jego faktycznego zaistnienia.
Marta Ziółkowska-Nasińska
Komentuje Marta Ziółkowska-Nasińska, radca prawny, Baker&McKenzie
Dla przyjęcia, że istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd, wystarczy uprawdopodobnienie, że inny znak jest podobny do naszego znaku w stopniu powodującym takie ryzyko.
Sąd Apelacyjny w Szczecinie w postanowieniu z 5 grudnia 2006 (I ACz 1039/06)
wskazał, że wymóg jedynie uprawdopodobnienia ryzyka wprowadzenia w błąd zwalnia właściciela znaku od wykazywania tego faktu na podstawie przyjętych ścisłych reguł dowodowych, a jedynie zobowiązuje go do przedstawienia takiego materiału informacyjnego, który mógłby dać podstawę do przyjęcia, że dana okoliczność znajdzie potwierdzenie w rzeczywistości.
Dowód w znaczeniu ścisłym może w pewnych okolicznościach zastąpić domniemanie faktyczne, dzięki któremu ustala się fakty na podstawie innych faktów, które udało się już ustalić. Wykorzystuje się w tym procesie zasady logicznego myślenia i doświadczenia życiowego.
Posiłkowo można również stosować instytucję tzw. dowodu prima facie. Jest to środek wykształcony w prawie anglosaskim i stosowany przez polskie sądy w sprawach, gdzie udowodnienie okoliczności faktycznych powoduje duże trudności. Stosując dowód prima facie, można ustalić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy określonymi faktami, wykorzystując przy tym logikę i doświadczenie życiowe, że przy normalnym biegu zdarzeń związek taki zwykle występuje.
Zatem właściciel znaku, który we właściwym postępowaniu przekonuje sąd lub Urząd Patentowy, że istnieje ryzyko, że przeciętny odbiorca pomyli lub skojarzy porównywane w tym postępowaniu znaki, nie musi niczego dowodzić, w szczególności nie musi przedstawiać dowodu na okoliczność, że w warunkach obrotu doszło do faktycznych pomyłek wśród konsumentów co do tożsamości producenta lub pochodzenia produktu. Warto o tym pamiętać, by w toku batalii o znak towarowy nie dać się zapędzić w kozi róg swoim przeciwnikom.
