Zgodnie ze wspólnotowym systemem ochrony znaków towarowych (rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z 20 grudnia 1993 r.) obowiązuje reguła pierwszeństwa, oznaczająca, iż o prawie do uzyskania ochrony na znak towarowy decyduje kolejność zgłoszenia znaku do rejestracji. Ponieważ zgłaszający sam decyduje, dla jakich towarów lub usług chce rejestracji znaku, zjawiskiem nie tak rzadkim są zgłoszenia rejestracji wspólnotowych znaków dla towarów i usług przy zastosowaniu wykazów (class headings) z wszystkich 45 klas towarów i usług. Mają one charakter ogólny, odnoszą się bowiem do całej dziedziny, do której te towary lub usługi należą.

[srodtytul]Znaczenie wykazu[/srodtytul]

Konsekwencje stosowania do celów rejestracyjnych tego wykazu są w szczególności odczuwalne dla podmiotów pragnących zarejestrować znak dla towarów lub usług, które co prawda nie występują w wykazie, lecz są przyporządkowane do klasy „zajętej” wcześniejszą rejestracją.

Załóżmy, że wcześniejszy znak obejmuje wykaz towarów klasy 10, tj. „aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne; sztuczne kończyny, oczy i zęby; artykuły ortopedyczne; materiały do zszywania ran”. Późniejszy zgłaszający chce zarejestrować podobny lub identyczny znak dla butelek dziecięcych. Te towary należą do klasy 10, lecz nie widnieją w jej wykazie. Na pierwszy rzut oka podobieństwo między towarami w wykazie klasy 10 a butelkami dziecięcymi wydaje się znikome.

Powstaje zatem pytanie, czy w razie konfliktu między znakami towar zaszeregowany pod daną klasę jest identyczny czy tylko podobny lub też całkowicie niepodobny do towarów figurujących w wykazie. Odpowiedź zależy od tego, czy wykaz będzie traktowany jako wyczerpujący, obejmujący wszelkie towary należące do tej klasy, czy będzie postrzegany jako posiadający jedynie charakter przykładowy.

W pierwszym wypadku w sytuacji kolizji wcześniejszego znaku obejmującego towary ujęte w wykazie z późniejszym zgłoszeniem, które zawiera towary zaklasyfikowane w tej samej klasie, ale nieujęte w wykazie, zawsze zajdzie identyczność między towarami. Gdyby natomiast uznać, iż wykaz klasy posiada zaledwie charakter przykładowy, zastrzeżenie towarów z wykazu dałoby ochronę jedynie na te konkretnie wymienione towary. Wówczas nie można by przyjąć automatycznie identyczności towarów, lecz powstałaby konieczność ustalenia podobieństwa między nimi.

[srodtytul]Praktyka OHIM...[/srodtytul]

Odnośnie do postępowań związanych ze wspólnotowym znakiem towarowym OHIM przyjął rozwiązanie, zgodnie z którym wykaz towarów jest wyczerpujący i obejmuje wszystkie towary lub usługi dające się zaszeregować do danej klasy, co zmaterializowało się w komunikacie prezydenta nr 4/03 z 16 czerwca 2003 r.:

Pkt IV. 1: „34 klasy dla towarów i 11 klas dla usług obejmuje wszystkie towary i usługi. W konsekwencji stosowanie wszystkich ogólnych kategorii ujętych w wykazie poszczególnej klasy stanowi zastrzeżenie wszystkich towarów i usług przyporządkowanych do tej klasy”.

Pkt V. 2: „Odnośnie do postępowań sprzeciwowych i o unieważnienie, reguła, iż stosowanie wykazu w całości oznacza objęcie rejestracją wszystkich towarów i usług przynależnych do tej klasy, skutkuje tym, że towary lub usługi późniejszego zgłoszenia lub rejestracji prawidłowo zaklasyfikowane pod tą klasą są identyczne z towarami lub usługami wcześniejszego znaku. Jeżeli specyfikacja nie zawiera całego wykazu klasy, lecz jedynie wymienia jedną lub kilka kategorii ogólnych klasy, przyjmuję się tożsamość wówczas, gdy konkretny przedmiot może być przypisany do kategorii ogólnej”.

[srodtytul]... oraz Sądu Pierwszej Instancji[/srodtytul]

Praktyka urzędu została potwierdzona przez Sąd Pierwszej Instancji (z Luksemburga) w wyroku z 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-186/02 (DIESEL/DIESELIT). W pkt 42 sąd stwierdził: „Ponieważ zgłoszona rejestracja znaku we Włoszech przez interwenienta odnosi się do wykazu wszystkich klas, jego narodowa rejestracja w sposób jasny obejmuje wszelkie towary, które mogą być zaklasyfikowane w tych klasach. Podobnie rejestracja wspólnotowego znaku towarowego obejmuje wszystkie towary, które mogą być zaklasyfikowane w tych klasach zgłoszonych na poziomie wspólnotowym, tzn. w klasach 11, 19, 20, o ile interwenient odniósł się do tych klas w swym zgłoszeniu. Konsekwentnie sporne towary muszą być uznane za identyczne w ramach oceny ryzyka wprowadzenia w błąd”.

[srodtytul]Jakie konsekwencje[/srodtytul]

Traktowanie wykazu towarów jako wyczerpującej listy obejmującej wszystkie towary należące do tej klasy prowadzi do tego, iż w postępowaniu sprzeciwowym lub o unieważnienie uprawniony z późniejszego znaku będzie pozbawiony możliwości przedstawienia argumentów, iż sporne towary nie są do siebie podobne, a zatem znaki nie wchodzą sobie w drogę i nie ma ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców.

W przedstawionym przykładzie zgłaszający swój znak dla butelek dziecięcych nie będzie mógł się obronić przed ustaleniem identyczności jego towarów z „aparatami i instrumentami chirurgicznymi, medycznymi, stomatologicznymi i weterynaryjnymi; sztucznymi kończynami, oczami i zębami; artykułami ortopedycznymi; materiałami do zszywania ran”, mimo iż praktycznie nie ma między tymi towarami podobieństwa. Co więcej, identyczność towarów stwarza większe ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców, nawet jeśli sporne znaki nie będą miały zbyt dużego poziomu podobieństwa; również wówczas, gdy towary lub usługi będą skierowane do odbiorców wyspecjalizowanych. Aby wykluczyć ryzyko wprowadzenia w błąd, różnice między znakami musiałyby być dość znaczące.

W wypadku kolizji znaków identycznych sytuacja dla zgłaszającego późniejszy znak jest jeszcze trudniejsza. Identyczność znaków i identyczność towarów de iure prowadzi do unieważnienia lub wykluczenia z rejestracji znaku lub zgłoszenia późniejszego bez konieczności stwierdzenia ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców.

W sprawie będącej przedmiotem orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. VI SA/Wa 441/08; „Rz” pisała o nim 18 lipca 2008 r. w tekście „[link=http://www.rp.pl/artykul/164153.html]W jednej branży nie może być dwóch marek Tim[/link]”) można przyjąć, iż dla sądu wykaz towarów i usług ma charakter wyczerpujący i obejmuje wszystkie towary dające się zaszeregować do danej klasy. Znak Tim zarejestrowany na rzecz spółki Timko zawierał częściowo wykaz towarów klasy 10. Znak późniejszy spółki Siemens został zgłoszony dla specyficznych towarów „aparaty i urządzenia do rezonansu magnetycznego, urządzenia do spektroskopii protonowej”. Sąd, stwierdzając, że znak polski „obejmuje towary niemieckiej firmy”, uznał tym samym, iż zachodzi identyczność między towarami, ponieważ towary znaku firmy Siemens mieszczą się w części wykazu klasy 10 „urządzenia i aparaty medyczne”. Oceniając ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców, sąd słusznie uznał, iż różnice między znakami były zbyt błahe, aby to ryzyko można było wykluczyć. Należy mieć na uwadze, iż w omawianej sprawie jedyną różnicą między znakami był element graficzny polskiego znaku; późniejszy znak firmy Siemens był zaś znakiem słownym. Takie konstelacje (znak słowny vs. znak słowno-graficzny) występują stosunkowo często w postępowaniach sprzeciwowych i o unieważnienie przed OHIM.

Trzeba sobie również zdać sprawę z tego, iż omawiana zasada nie ma zastosowania w sytuacji odwrotnej, tzn. gdy późniejszy znak zawiera wykaz towarów klasy, a wcześniejszy – pojedyncze, specyficzne towary nieujęte w wykazie. Wówczas do stwierdzenia ryzyka wprowadzenia w błąd trzeba ocenić stopień podobieństwa zarówno znaków, jak i towarów. Może dojść w takiej sytuacji do braku ryzyka wprowadzenia w błąd, jeżeli towary okazaałyby się niepodobne lub poziom podobieństwa znaków i towarów byłby zbyt niski. Wówczas wynik konfliktu między znakami okazałby się zgoła odmienny, wszak istotny dla ryzyka wprowadzenia w błąd jest sposób postrzegania właściwego odbiorcy, który jednak, konfrontowany ze znakami, nie będzie w stanie ustalić, który jest wcześniejszy, a który późniejszy.

Reasumując: praktyka OHIM oraz WSA (w sprawie Tim) są zbieżne. Gdyby sprawa o znaki Tim miała być rozstrzygnięta przez OHIM, wynik byłby identyczny. Praktyka OHIM dotyczy zarówno wcześniejszych znaków wspólnotowych, jak i krajowych.

Przedstawione zagadnienie uświadamia, jak istotne jest przy wyborze znaku towarowego starannie przeprowadzone poszukiwanie w celu upewnienia się, czy nie istnieje już identyczny lub podobny znak i dla jakich towarów lub usług został zarejestrowany. Praktyka OHIM stanowi korzystne rozwiązanie dla właściciela, który rejestracją obejmującą towary z wykazu uzyskuje szeroką ochronę. Jego znak obejmuje wszelkie towary danej klasy. Druga strona medalu tej praktyki to większe trudności dla zgłaszających pragnących objąć późniejszym znakiem jedynie specyficzne towary; powinni mieć w szczególności na uwadze, iż wcześniejsza rejestracja znaku dla towarów z wykazu klas niesie ze sobą opisany tutaj efekt.

[ramka]OHIM

Urząd do spraw Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, ang. Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), został założony w 1996 r. w Alicante. Jest odpowiedzialny za rejestrację wspólnotowych znaków towarowych (Community Trade Marks) i wspólnotowych wzorów przemysłowych (Community Designs) na rynku europejskim, obejmując ochroną rejestrowane i już zarejestrowane znaki towarowe oraz przemysłowe. Siedziba główna urzędu znajduje się w Alicante w Hiszpanii.

Jego odpowiednikiem dla patentów jest Europejski Urząd Patentowy.[/ramka]