Unijne prawo uzależnia utrzymanie praw związanych ze znakiem towarowym, zarówno krajowym, jak i wspólnotowym, od jego rzeczywistego używania.
Spółka Hagelkruis Beheer zgłosiła do rejestracji w urzędzie własności intelektualnej państw Beneluksu słowny znak towarowy OMEL. Sprzeciwiła się temu firma Leno Merken, która jest właścicielem wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego ONEL. W odpowiedzi Hagelkruis zażądała dowodów używania znaku. Urząd oddalił sprzeciw, gdyż Leno nie zdołała wykazać, by rzeczywiście używała znaku w ciągu pięciu lat przed publikacją kwestionowanego zgłoszenia.
Sąd, do którego sprawa trafiła, ustalił, że używanie znaku przez Leno ograniczało się do obszaru Holandii. Tymczasem rozporządzenie nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wymaga, aby znak był używany na terenie Wspólnoty. W związku z tym sąd zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniem, czy do spełnienia wymogu „rzeczywistego używania we Wspólnocie" wystarczy, by znak był używany w jednym państwie członkowskim.
Trybunał podkreślił, że wymóg jest spełniony, jeżeli znak jest używany zgodnie z podstawową funkcją, tj. na oznaczenie pochodzenia towarów i usług, dla których został zarejestrowany. Zakres terytorialny stanowi tylko jeden z czynników, które należy brać pod uwagę. W rezultacie Trybunał orzekł, że oceny „rzeczywistego używania we Wspólnocie" należy dokonać w oderwaniu od granic terytoriów państw UE. Wprawdzie uzasadnione jest oczekiwanie, że wspólnotowy znak towarowy będzie używany na większym obszarze niż krajowy, ale nie jest to konieczne.
– To bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców zgłaszających znaki – mówi mec. Marcin Fijałkowski z kancelarii Baker & McKenzie. – Gdyby Trybunał uznał, że używanie musi występować w więcej niż jednym kraju, znaczna część znaków wspólnotowych byłaby wygaszona, bo są używane tylko w jednym państwie UE. Liczba sporów o wygaszenie znaków wspólnotowych z powodu ich nieużywania wzrosłaby lawinowo. Ponadto wielu przedsiębiorców powróciłoby do zgłaszania znaków krajowych, szczególnie w razie niepewności co do zakresu terytorialnego przyszłego używania.
