Zmiany wprowadzone do rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (obecnie „w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej" weszły w życie 23 marca 2016 r. (dalej: Rozporządzenie 207/2009). Mają one istotne znaczenie zarówno dla przedsiębiorców, którzy uzyskali już ochronę, jak i tych, którzy zgłosili lub dopiero zamierzają zgłosić do rejestracji unijny znak towarowy. Rozporządzenie 207/2009 reguluje ochronę unijnych znaków towarowych oraz procedurę ich rejestracji. Nowelizacja dotyczy nie tylko zmiany nazwy „wspólnotowego znaku towarowego" na „unijny znak towarowy" oraz zmiany nazwy instytucji, w której dokonuje się rejestracji znaków towarowych Unii Europejskiej – Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) został zastąpiony przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Zmiany odnoszą się przede wszystkim do zakresu uprawnień właściciela unijnego znaku towarowego, postaci używania zarejestrowanego znaku oraz określenia zakresu ochrony towarów i usług w zgłoszeniu unijnego znaku towarowego do rejestracji.

Kiedy właściciel unijnego znaku towarowego może zakazać osobie trzeciej używania go w obrocie?

Zmienione Rozporządzenie 207/2009 utrzymuje dotychczasowe fundamentalne zasady ochrony znaku, a mianowicie ochronę w przypadku stwierdzenia przez sąd:

- identyczności porównywanych znaków oraz identyczności porównywanych towarów lub usług,

- identyczności lub podobieństwa porównywanych znaków oraz identyczności lub podobieństwa porównywanych towarów lub usług, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd klienta oraz

- użycia oznaczenia identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku unijnego cieszącego się renomą dla jakichkolwiek towarów lub usług (nawet tych niepodobnych), o ile bez nieuzasadnionej przyczyny przynosi ono używającemu nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku unijnego.

Nowelizacja rozszerza otwarty katalog działań osób trzecich uznanych za naruszenie. Przepisy umożliwiają właścicielowi unijnego znaku żądanie zakazania używania oznaczenia, np. niezarejestrowanego znaku towarowego, jako nazwy handlowej, nazwy przedsiębiorstwa lub jako części tych nazw w sposób, który wprowadza konsumentów w błąd co do handlowego źródła pochodzenia towarów lub usług. Zmienione przepisy wprowadziły zakaz używania oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE, np. w sposób, który dyskredytuje lub przedstawia w złym świetle zarejestrowany unijny znak towarowy lub przedstawia towar lub usługę jako imitację bądź replikę towaru lub usługi noszącej zarejestrowany unijny znak towarowy.

Możliwość zatrzymania towarów w tranzycie

Zmienione przepisy wyraźnie dopuszczają możliwość zatrzymania na wniosek właściciela unijnego znaku towarów, które naruszają go, np. towarów podrobionych, będących w tranzycie lub podlegających innym procedurom celnym (przeładunek, wolnym obszar celny czy składowaniem), nawet jeśli nie są one przeznaczone do wprowadzenia do obrotu na terytorium UE. Jest to istotne narzędzie, które pomaga w zatrzymaniach celnych towarów, które mogą naruszać prawa do unijnego znaku. Dotychczas możliwość podjęcia działań celnych wobec takich towarów istniała na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Wprowadzona zmiana ma na celu wzmocnienie ochrony wynikającej z unijnego znaku oraz skuteczniejszą walkę z podrabianiem ich oraz nielegalnym wprowadzaniem do obrotu tzw. podróbek.

Czynności przygotowawcze również zakazane

W myśl nowych przepisów, gdy istnieje ryzyko, że opakowania, etykiety, metki, zabezpieczenia, elementy, urządzenia służące weryfikacji autentyczności lub wszelkie inne środki, na których umieszczony jest znak towarowy, mogłyby być użyte w odniesieniu do towarów lub usług, a takie użycie stanowiłoby naruszenie praw do unijnego znaku towarowego innego przedsiębiorstwa, właściciel takiego znaku może zakazać umieszczania oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym lub do niego podobnego na opakowaniach lub środkach, a także ich oferowania, wprowadzania do obrotu, magazynowania w tych celach oraz przywozu lub wywozu. Zmiana ta jest odpowiedzią na stale zmieniający się sposób organizacji procederu obrotu podrabianymi towarami, przejawiający się np. w świadomej, oddzielnej produkcji i dystrybucji opakowań, metek czy etykiet z nałożonym podrobionym znakiem towarowym oraz samego produktu – w celu utrudnienia ochrony swoich praw przez właścicieli zarejestrowanych znaków. Nowelizacja powinna zatem istotnie przyczynić się do ograniczenia przypadków naruszeń już na etapie przygotowania wprowadzenia towarów do obrotu. Kiedy właściciel unijnego znaku towarowego nie może zakazać osobie trzeciej używania go?

Zmienione Rozporządzenie 207/2009 doprecyzowuje katalog oznaczeń. Przedsiębiorca, który zarejestrował unijny znak towarowy nie będzie jednak uprawniony do tego, aby zakazać używania tego znaku przez osobę trzecią. Mianowicie właściciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie:

- nazwiska lub adresu osoby trzeciej, w przypadku gdy osoba trzecia jest osobą fizyczną (co istotne – przed zmianami wyłączenie odnosiło się także do nazwy handlowej każdej osoby trzeciej, np. spółki),

- oznaczeń lub określeń, które nie mają odróżniającego charakteru lub które dotyczą rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług, lub innych właściwości towarów lub usług (przed zmianami wyłączenia nie wskazywały wprost określeń, które nie mają odróżniającego charakteru),

- unijnego znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego. Używanie znaku towarowego w takich przypadkach przez osobę trzecią jest jednak możliwe jedynie, gdy przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle lub handlu, czyli przykładowo – nie prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku oraz nie ma na celu kreowania powiązań gospodarczych między właścicielem znaku a osobą trzecią w celu czerpania nieuzasadnionych korzyści wynikających z odróżniającego charakteru znaku lub jego renomy.

Określenie zakresu towarów i usług

Rozporządzenie wprowadza także wymóg, aby towary i usługi, co do których przedsiębiorca ubiega się o ochronę unijnego znaku towarowego, były określone w sposób jasny i precyzyjny – tak aby umożliwić organom oraz innym uczestnikom rynku określenie zakresu wnioskowanej ochrony, np. że odnosi się ona do określonych towarów i usług z danej klasy klasyfikacji nicejskiej. Rozporządzenie wskazuje wprost, że dla określenia zakresu towarów i usług dopuszcza się użycie ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej lub innych ogólnych terminów, o ile spełniają one warunki jasności i precyzyjności. W praktyce oznacza to, że ubiegając się o unijną ochronę przedsiębiorcy będą musieli zwracać większą uwagę na precyzyjny sposób oznaczania klas towarów i usług, dla których unijny znak ma uzyskać ochronę. Niedopatrzenia skutkować mogą znacznym ograniczeniem zakresu ochrony. Użycie ogólnych terminów, w tym ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej, interpretuje się jako obejmujące wszystkie towary i usługi wyraźnie objęte dosłownym znaczeniem określenia lub terminu, a użycie tych ogólnych określeń nie można interpretować jako zastrzeżenia towarów lub usług, które nie są objęte znaczeniem ogólnego terminu lub określenia.

Przykład

Wskazanie w zgłoszeniu znaku towarowego ogólnego określenia nagłówka klasy 20 klasyfikacji nicejskiej, tj. „instrumenty muzyczne" mogłoby nie objąć ochroną tego znaku w odniesieniu do „statywów do instrumentów muzycznych", ponieważ nazwa klasy 20 nie wskazuje jednoznacznie, iż mieszczą się w niej również statywy.

Istotną informacją dla przedsiębiorców, wynikającą z rozporządzenia jest to, że właściciele unijnych znaków zgłoszonych przed dniem 22 czerwca 2012 r., które zostały zarejestrowane w EUIPO w odniesieniu do całego nagłówka klasyfikacji nicejskiej, mogli tylko do 24 września 2016 r. złożyć oświadczenie do EUIPO, że ich zamiarem było objęcie ochroną towarów lub usług wykraczających poza dosłowne znaczenie nagłówka danej klasy, pod warunkiem, że te towary i usługi znajdowały się w alfabetycznym wykazie dla danej klasy klasyfikacji nicejskiej obowiązującej w dacie zgłoszenia. W przypadku braku złożenia oświadczenia przez właścicieli znaków towarowych w przewidzianym terminie ochrona tych znaków towarowych obejmie jedynie towary lub usługi wyraźnie objęte dosłownym znaczeniem określeń nagłówków wskazanych klas.

Co ważne, wprowadzenie zmian w rejestrze nie zablokuje jednak innym przedsiębiorcom możliwości dalszego używania znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, o które został doprecyzowany zakres ochrony, o ile użycie znaku towarowego przez innego przedsiębiorcę w odniesieniu do tych towarów lub usług rozpoczęło się przed dokonaniem zmian w rejestrze oraz nie naruszało praw przysługujących właścicielowi znaku w oparciu o dosłowne znaczenie wpisu.

W zmodyfikowanej postaci

Nowe przepisy usuwają wątpliwości dotyczące sytuacji, w której używa się zarejestrowanego unijnego znaku towarowego w nieznacznie zmodyfikowanej postaci (niewpływającej na odróżniający charakter tego znaku), a ta nieznacznie zmodyfikowana postać znaku stanowi oddzielnie zarejestrowany znak towarowy. W myśl nowych przepisów takie przypadki – spotykane, gdy właściciel decyduje się na rejestrację znacznie większej liczby znaków (w ramach rodziny czy serii znaków), które nie różnią się od siebie istotnie – również będą traktowane jako używanie zarejestrowanego unijnego znaku towarowego.

Rejestracja tylko w EUIPO

Zgodnie ze zmienionymi przepisami, dokonanie rejestracji unijnego znaku towarowego po wprowadzonych zmianach jest możliwe wyłącznie w EUIPO. Wcześniej taki znak można było zarejestrować w centralnych urzędach zajmujących się ochroną własności przemysłowej państw członkowskich (w Polsce – Urząd Patentowy RP) oraz Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu. Ze względu na malejącą oraz nieznaczną liczbę zgłoszeń w tych instytucjach, zdecydowano się ograniczyć możliwość rejestracji unijnych znaków towarowych do EUIPO jako instancji właściwej.

Marek Oleskyn, Karina Zielińska

Marek Oleskyn, radca prawny CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki spółka komandytowa

Karina Zielińska, adwokat CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki spółka komandytowa

Towary lub usługi certyfikowane

Powstała nowa instytucja unijnego znaku certyfikującego, tj. znaku, który pozwala odróżnić towary lub usługi certyfikowane pod względem materiału, sposobu produkcji towarów lub świadczenia usług, jakości dokładności lub innych właściwości. Przykładowo, znak certyfikowany na wyroby rolnicze potwierdza ich zgodność z wymaganiami rolnictwa ekologicznego, znak budowlany wskazuje, że budynek jest zgodny z przyjętymi standardami techniki. Rozporządzenie zobowiązuje EUIPO do prowadzenia, oprócz rejestru, elektronicznej bazy wszystkich danych, co ma ułatwić komunikację EUIPO ze zgłaszającymi oraz innymi stronami postępowania. Rozporządzenie wprowadza możliwość skorzystania z pomocy mediatora w celu polubownego zakończenia sporu prowadzonego przed EUIPO.

Warto dodać, że od października 2017 r. zostaną wprowadzone dalsze zmiany w definicji unijnego znaku towarowego. Zniesiony zostanie dotychczasowy obowiązek graficznej przedstawialności unijnego znaku towarowego oraz wskazane zostanie jednoznacznie, że unijny znak towarowy będzie mógł składać się z dźwięków pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwią odróżnienie towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innych przedsiębiorstw oraz będzie możliwe ich przedstawianie w rejestrze unijnych znaków towarowych tak, aby ich przedmiot ochrony był jednoznaczny i dokładny.