Tiffany & Broadway z siedzibą w Houston, produkująca damskie obuwie, zarejestrowała w polskim Urzędzie Patentowym znak towarowy (słowny oraz słowny i graficzny).
Przeciw tej decyzji protest wniosła Tiffany & Co. z Nowego Jorku. Argumentowała, że chociaż nigdy w naszym kraju działalności gospodarczej nie prowadziła, jest powszechnie znana, a jej znak towarowy ma renomę uzasadniającą jego ochronę także w Polsce.
Co ciekawe, firmy prowadziły spór o znak towarowy również w USA. Zakończył się przegraną spółki z Houston.
Obecnie w naszym kraju między zwaśnionymi firmami toczy się w sumie sześć postępowań przed organami administracji i sądami. Wszystkie dotyczą ochrony znaku towarowego.
Sam znak towarowy stanowi dobro niematerialne należące do majątku przedsiębiorcy. Jest to element składający się na jego renomę. Dlatego naruszenie tego znaku przez innego przedsiębiorcę powoduje co do zasady wymierną szkodę. A to dlatego, że godzi w możliwość czerpania zysków m.in. z poniesionych nakładów na promocję znaku czy z poczynionych inwestycji.
Ochrona znaków towarowych w Polsce uregulowana została w ustawie – Prawo własności przemysłowej. Jej przepisy co do zasady przyznają ochronę prawną znakom zarejestrowanym. Nie oznacza to jednak, że znaki niezarejestrowane są takiej ochrony w ogóle pozbawione. Do naruszenia takiego znaku zastosowanie znajdą przepisy ogólne kodeksu cywilnego o odpowiedzialności deliktowej. Jeszcze szersza jest ochrona tzw. znaków towarowych renomowanych, nawet tych niezarejestrowanych. Polega ona bowiem na zakazie używania takiego znaku dla wszystkich innych towarów.
Problemem może być jednak udowodnienie, że znak towarowy, którego ochrony się domagamy, posiada renomę na danym rynku. W przypadku sporu Tiffany vs. Tiffany chodzi o renomę w Polsce.
O tym, jak trudno to udowodnić, świadczy trwający od 2008 r. polski spór między amerykańskimi firmami. Wtedy to Urząd Patentowy przychylnie rozpatrzył protest Tiffany & Co. (spółki z Nowego Jorku) i uchylił prawo ochrony na znak towarowy zarejestrowany w naszym kraju przez firmę Tiffany & Broadway (z Houston). Decyzję Urzędu Patentowego utrzymał w mocy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z 19 października 2009 r.), potwierdzając, że zgłoszenie do rejestracji w Polsce znaku przez Tiffany z Houston nosi znamiona pasożytnictwa, czyli korzystania z cudzego dorobku z zamiarem czerpania nienależnych korzyści.
Wyrok ten zakwestionował jednak 31 maja 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny. Co prawda sąd potwierdził, że zgłoszenie oznaczenia w celu wykorzystania renomy cudzego znaku jest zakazane, ale podał w wątpliwość, czy znak Tiffany z Nowego Jorku posiada renomę w naszym kraju. To – w ocenie sądu – udowodnione nie zostało.
Ostatecznie po wielu perturbacjach sprawa trafi ponownie do rozpatrzenia przez Urząd Patentowy. A to z powodu kolejnego wyroku NSA z 9 lipca 2013 r. W orzeczeniu tym sąd podkreślił, że postępowanie przed Urzędem Patentowym ma kontradyktoryjny (sporny) charakter. A to oznacza, że to strona (w tym wypadku Tiffany & Co. z Nowego Jorku) powinna przedstawić dowody, że jej znak ma w Polsce renomę. Samo powoływanie się na renomę w USA i na świecie to w ocenie sądu zdecydowanie za mało (sygn. akt II GSK 467/12).
