Aby ustalić zakres ochrony, zgłoszenie znaku towarowego powinno zawierać wskazanie towarów i usług oraz zaproponowane dla nich oznaczenie. Porozumienie nicejskie, które przyjęto na podstawie konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, zawiera wykaz klas towarów i usług dla celów rejestracji znaków. Towary i usługi, które należą do poszczególnych klas, są określone przez tzw. nagłówki klasyfikacyjne, czyli jedno lub kilka ogólnych określeń, którymi oznaczona jest każda klasa.
Chartered Institute of Patent Attorneys zgłosił oznaczenie „IP TRANSLATOR" jako krajowy znak towarowy. Użył w zgłoszeniu ogólnych określeń z nagłówka jednej z klas: nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna. Do tej klasy należą także usługi tłumaczeniowe, dla których zaproponowane oznaczenie nie ma charakteru odróżniającego. Tak uznał brytyjski urząd ds. rejestracji znaków towarowych i odrzucił to zgłoszenie. Institute odwołał się od tej decyzji do sądu, który zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniem dotyczącym wymogów przewidzianych dla wskazania towarów i usług.
Trybunał uznał, że towary i usługi, co do których wniesiono o przyznanie ochrony, należy określić w zgłoszeniu w sposób na tyle jasny i precyzyjny, aby na tej jedynej podstawie właściwe organy i uczestnicy rynku byli w stanie ustalić zakres ochrony przyznanej przez znak towarowy (sygnatura akt: C-307/10).
Według Marcina Fijałkowskiego, radcy prawnego i rzecznika patentowego z kancelarii Baker & McKenzie, jest to bardzo istotny wyrok dla praktyki.
– Praktyka interpretowania i formułowania wykazów towarów i usług w Europie jest bardzo różna. W niektórych krajach uznaje się, że wskazanie przez zgłaszającego znak towarowy tzw. główki klasy, czyli ogólnego, oficjalnego opisu towarów lub usług objętych daną klasą, powoduje objęcie ochroną wszystkich towarów lub usług klasyfikowanych w danej klasie, nawet jeżeli nie są wprost wymienione w główce klasy. Są jednak kraje, w których ta zasada się nie przyjęła i znak obejmuje tylko towary i usługi wprost wymienione w wykazie – mówi Fijałkowski.
– Zgodnie z orzeczeniem Trybunału główki klas będą chronić całą klasę tylko wtedy, gdy precyzyjnie wskazują na wszystkie towary ujęte w danej klasie. To bardzo ważna wskazówka dla wszystkich zgłaszających znaki towarowe – podkreśla mecenas Fijałkowski.
