Wydając decyzję w sprawie znaku towarowego Boss, Urząd Patentowy nie dopełnił tego wymogu. Toteż [b]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. VI SA/Wa 748/08)[/b]uchylił decyzję odmawiającą niemieckiej firmie Hugo Boss Trade Mark Management GmBH unieważnienia rejestracji znaku Boss na rzecz spółki Reemtsma ZigarettenFabrik (obecnie Imperial Tobacco).
Reemtsma w 1999 r. zgłosiła do rejestracji w Polsce różne postacie słowa Boss, którym chciała oznaczać papierosy. Ale gdy w 2003 r. jej znaki zostały zarejestrowane (choć do dziś nieużywane), firma Hugo Boss zaczęła się domagać ich unieważnienia.
Serię rozstrzygnięć UP rozpoczęła decyzja o unieważnieniu jednego ze znaków z uzasadnieniem, że narusza on nazwę przedsiębiorstwa Hugo Boss. W następnej sprawie doszła jeszcze zła wola. W obecnej unieważniono jedynie znak na przybory do palenia. Odmówiono natomiast unieważnienia znaku na papierosy. W rezultacie sprawa ze skargi Hugo Boss znalazła się w sądzie.
Tak jak poprzednio niemiecka firma, nakładająca oznaczenie Boss – Hugo Boss m.in. na zapalniczki, posługiwała się w sądzie argumentem o podobieństwie towarów, renomie znaku i podejrzeniem o działanie w złej wierze. Dowodziła dominującego charakteru słowa Boss w różnych kombinacjach używanych przez nią znaków Hugo Boss.
Tytoniowy koncern przekonywał, że nie może być mowy o jednorodzajowości towarów, ponieważ tytoń, papierosy czy nawet zapałki nie są podobne do zapalniczek. Nie ma też podobieństwa między znakami Boss – Hugo Boss na zapalniczkach i spornym znakiem dla papierosów i zapałek składającym się wyłącznie z jednego słowa Boss.
Wątpliwa wydaje się także renoma tego znaku, gdyż w momencie zgłoszenia go do rejestracji w Polsce firma Hugo Boss miała u nas zaledwie trzy sklepy i nie prowadziła akcji reklamowej. Poza wszystkim zaś Boss nie ma dostatecznych zdolności odróżniających, ponieważ znaczy to po angielsku szef, a w Polsce funkcjonuje ponad 200 znaków z tym słowem. Nie można dopuścić do zawłaszczania jakiegoś znaku przez jedną firmę.
Prawidłowo więc UP odmówił firmie Hugo Boss unieważnienia znaku Boss dla papierosów przyznanego Reemtsmie.
Sąd miał jednak inne zdanie i uchylił decyzję UP w części oddalającej wniosek o unieważnienie rejestracji spornego znaku dla papierosów. Urząd nie odniósł się bowiem do własnych decyzji i wyroków sądowych wydanych w podobnych sprawach. Tymczasem był zobowiązany zgromadzić pełne dowody, szczególnie te, które są mu znane z urzędu. A także odnieść się do nich, w tym zwłaszcza do orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących renomy znaku Hugo Boss.
Powierzchownie ocenił też UP podobieństwo towarów oraz fakt, że słowo Boss w znaku Hugo Boss ma charakter dominujący. Wyrok (sygn. VI SA/Wa 748/08) jest nieprawomocny.
