W sporach z zakresu własności intelektualnej uprawnieni, szukając skutecznych i szybkich środków ochrony przysługujących im uprawnień, sięgają po wszelkie dostępne instytucje i rozwiązania, jakie przewiduje ustawodawca. Często, szczególnie w cyberprzestrzeni, łatwiej upomnieć się „o swoje", kierując żądania w stosunku do tzw. pośrednika, tj. podmiotu, którego usługi mogą być wykorzystywane przez osobę trzecią do naruszania praw własności intelektualnej.

Tak będzie w przypadku tzw. roszczenia zakazowego, które jest jednym z podstawowych roszczeń w kontekście własności intelektualnej. W państwach członkowskich UE roszczenie zakazowe i odpowiedzialność pośredników na gruncie praw własności przemysłowej ma źródło w przepisach dyrektywy 2004/48/WE ws. egzekwowania praw własności intelektualnej („dyrektywa"). Również TSUE miał już okazję kilkukrotnie wypowiedzieć się nt. pojęcia „pośrednika" obejmując nim m.in. właścicieli internetowych platform sprzedażowych (np. wyrok ws. L'Oreal, C-324/09), czy też dostawców usługi dostępu do Internetu (np. wyrok ws. UPC Telekabel Wien (C-314/12). Z kolei w wydanym w lipcu 2016 orzeczeniu ws. Tommy Hilfiger i inni przeciwko Delta Center a.s. (C-494/15), Trybunał odniósł się do nieco bardziej tradycyjnej kategorii pośredników, a mianowicie dzierżawców powierzchni handlowych (targowych).

Jak to było w Czechach

W stanie faktycznym omawianej sprawy chodziło o praskie hale targowe, na terenie których dzierżawcy sprzedawali podróbki markowych towarów (m.in. Tommy Hilfiger, Lacoste, Burberry). Właściciele tych marek wystąpili do czeskiego sądu z tak zakreślonymi żądaniami:

1) żądaniem zaprzestania zawierania lub przedłużania umów dzierżawy stanowisk handlowych w halach targowych z osobami, w odniesieniu do których stwierdzono, mocą ostatecznej decyzji sądu lub organu administracji, że ich działania stanowiły naruszenie lub stwarzały ryzyko naruszenia praw przyznanych przez wymienione w żądaniu znaki towarowe;

2) żądaniem zaprzestania zawierania lub przedłużania ww. umów, jeśli ich postanowienia nie zawierają zobowiązania dzierżawców do powstrzymania się od naruszania praw własności intelektualnej skarżących ani klauzuli, zgodnie z którą wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę w przypadku naruszenia lub ryzyka naruszenia tych praw przez dzierżawcę;

3) żądaniem, w określonych przez skarżącego przypadkach, wystosowania pisma z przeprosinami i opublikowania komunikatu na własny koszt we wskazanym tytule prasowym.

W toku postępowania przed sądem krajowym pojawiła się rozbieżność, co do możliwości uznania podmiotu wydzierżawiającego powierzchnię targową za pośrednika w rozumieniu dyrektywy. Czeski sąd odwoławczy wskazał m.in. na ryzyka związane ze zbyt szeroką interpretacją tego pojęcia argumentując, że mogłoby to prowadzić do „(...) sytuacji absurdalnych, polegających między innymi na uznawaniu, że zaopatrzenie w energię elektryczną (...) stanowi środek umożliwiający naruszenie praw własności intelektualnej".

Co na to Trybunał Sprawiedliwości

Wobec istniejących wątpliwości skierowano wniosek do TSUE. Trybunał zajmując stanowisko w przedmiocie pytań prejudycjalnych, uznał, że interpretacja wyłączająca podmiot wydzierżawiający z zakresu pojęcia pośrednika godziłaby w cel dyrektywy, którym jest zapewnienie wysokiego, równoważnego i jednakowego poziomu bezpieczeństwa na rynku wewnętrznym. Zakres zastosowania dyrektywy nie jest ograniczony do podmiotów prowadzących działalność w postaci handlu elektronicznego, a zatem brak jest podstaw do odmiennego traktowania kategorii podmiotów „on-line" i „off-line". Tym samym, w ocenie TSUE, podmioty wydzierżawiające powierzchnię handlową na rzecz osób naruszających prawa własności intelektualnej, mieszczą się w zakresie pojęcia pośrednika, o którym mowa w dyrektywie, a przez to mogą być również wobec nich zgłaszane roszczenia zakazowe, o których mowa w art. 11 dyrektywy.

Skuteczne i odstraszające

TSUE wyjaśnił, że stosowanie zakazów wobec pośredników, musi spełniać warunki określone w art. 3 dyrektywy, tj. wydawane zakazy powinny być „skuteczne i odstraszające", a przy tym „słuszne i proporcjonalne", jak również nie mogą być nadmiernie skomplikowane, czy kosztowne, ani nie mogą powodować przeszkód w prowadzeniu działalności handlowej zgodnie z prawem. Odwołując się do wcześniejszej sprawy L'Oreal, Trybunał wyjaśnił, że o ile nie można wymagać od pośrednika stałego nadzorowania jego klientów, o tyle możliwe jest zobligowanie go do podjęcia środków, które przyczynią się do uniknięcia dalszych naruszeń tego samego rodzaju przez tych samych klientów. Odpowiednie warunki oraz procedury związane z zastosowaniem zakazów wobec pośrednika, powinny zostać określone przez prawo krajowe, a dokonanie oceny, czy zgłaszane roszczenia mieszczą się w granicach prawa, spoczywa na sądach krajowych.

Na gruncie prawa polskiego odpowiedzialności pośredników z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej można upatrywać w przepisach prawa cywilnego – art. 422 k.c. i 439 k.c.. Rozwiązanie takie nie jest jednak wolne od wątpliwości, a w literaturze można odnaleźć rozmaite stanowiska w tym zakresie. Pojawia się więc pytanie o prawidłowość implementacji art. 11 dyrektywy, na gruncie której wypowiadał się Trybunał. W związku z tym trudno też przewidzieć, jak do wytycznych Trybunału odniosą się polskie sądy.

Odpowiednie klauzule w umowie

Przy przyjęciu odpowiedzialności pośrednika, można założyć, że w świetle omawianego wyroku pośrednik (wynajmujący) nie jest zobowiązany do stałego monitorowania działań swoich kontrahentów, a jego ewentualna odpowiedzialność może powstać z momentem powzięcia informacji o zaistniałym naruszeniu. Z reguły jednak wynajmujący dowie się o potencjalnym naruszeniu z wezwania uprawnionego jeszcze przed wszczęciem powództwa. Wówczas stanie przed dylematem – podjąć środki zaradcze wobec podejrzeń uprawnionego oraz przedstawionej przez niego argumentacji i tym samym narazić się na odpowiedzialność umowną wobec najemcy w razie uznania przez sąd, że do naruszenia nie doszło, czy odmówić uprawnionemu wobec braku pewności, co do słuszności jego racji i tym samym ryzykować odpowiedzialność wobec niego. Z punktu widzenia podmiotu wynajmującego rozwiązaniem celowym będzie więc wprowadzenie odpowiednich klauzul w umowach łączących wynajmujących z wystawcami (sprzedawcami) – tak, aby z jednej strony umożliwić uprawnionym realizację opisywanych roszczeń, a z drugiej aby zabezpieczyć się przed zarzutem bezpodstawnego wypowiedzenia umowy przez najemcę.

Niezależnie od rozstrzygnięcia, jakiego dokonają czeskie sądy, wyrok TSUE z pewnością odbije się głośnym echem nie tylko w halach targowych i galeriach, ale skłoni wielu właścicieli – także polskich – udostępniających powierzchnie sklepowe sprzedawcom markowych produktów do refleksji nad klauzulami zawieranych przez nich umów najmu, czy dzierżawy.

—Joanna Matczuk, Partner SMM Legal, Zespół IP