Przepisy wprowadzające zasadę „first inventor to file" zaczęły obowiązywać na terenie USA od 16 marca. Tym samym pierwszeństwo do uzyskania patentu będzie liczone od daty formalnego zgłoszenia wynalazku, a nie od daty jego powstania. Wcześniej dokonany, lecz nie zgłoszony do opatentowania wynalazek nie będzie mógł stanowić dowodu braku nowości dla później zgłoszonego wynalazku.
W związku z tym, każdy wynalazca, w tym również pochodzący spoza terytorium USA, który chce uzyskać patent na wynalazek w tym kraju, będzie musiał dokonać odpowiednio szybko zgłoszenia w Urzędzie Patentowym USA. Ma to kluczowe oczywiście znaczenie dla polskich przedsiębiorców, którzy chcą ubiegać się o ochronę patentową w USA.
Tak było kiedyś
Poprzednio obowiązująca zasada „first to invent" dawała „lepsze pierwszeństwo" temu wynalazcy, który potrafił udowodnić, że to właśnie on, a nie inna osoba, dokonał wynalazku jako pierwszy.
W praktyce orzeczniczej przed amerykańskimi sądami samo oświadczenie twórcy nie stanowiło wystarczającego dowodu świadczącego o pierwszeństwie uzyskania patentu. Praktycznym i zasadniczo najlepszym dowodem był w takim przypadku dobrze prowadzony zeszyt laboratoryjny, z którego w jednoznaczny sposób mogła być wywiedziona data stworzenia istoty nowego i twórczego rozwiązania nadającego się do stosowania w praktyce. Zatem umiejętność dokumentowania postępu prac nad wynalazkiem była nie mniej ważnym czynnikiem decydującym o sukcesie w patentowaniu niż geniusz wynalazczy.
Po wejściu w życie nowych przepisów w USA, tak jak w większości krajów świata, nowość rozwiązania, stanowiąca jedną z podstawowych przesłanek patentowalności, będzie oceniana na dzień jego zgłoszenia, a nie na dzień jego stworzenia. Jeśli dwie osoby dokonają takiego samego wynalazku niezależnie od siebie – patent dostanie ta osoba, która pierwsza dokonała formalnego zgłoszenia wynalazku w urzędzie patentowym.
Porzucenie dotychczasowej zasady „first to invent" to od dawna oczekiwana i rewolucyjna zmiana w amerykańskim prawie patentowym, zmierzająca w kierunku ujednolicenia zasad oceny nowości wynalazków oraz zwiększająca pewność prawną w obszarze dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem praw własności przemysłowej. Ta, zdawałoby się prosta zmiana, powoduje większą przejrzystość, obiektywizm i przewidywalność zasad oceny pierwszeństwa. Wyrównuje ona szanse uzyskania amerykańskiego patentu dla wszystkich zgłaszających.
Jest małe wyłączenie
Należy również zwrócić uwagę na pewnego rodzaju wyłączenia od nowo wprowadzonej zasady. Otóż, ogłoszenie publiczne wynalazku przez zgłaszającego lub za jego zgodą, dokonane nie wcześniej niż rok przed jego zgłoszeniem w Urzędzie Patentowym USA, nie zostanie uznane za ujawniony stan techniki, który mógłby spowodować zarzut braku nowości wynalazku (tzw. grace period).
Jednak w przypadku wynalazków o większym znaczeniu ekonomicznym, których ochrona miałaby być rozciągana na inne kraje świata poza USA, taka „ulga" w nowości nie powinna być wykorzystywana, ponieważ w ustawodawstwach większości państw świata analogiczny zapis nie występuje. Zatem wcześniej ujawniony przez zgłaszającego wynalazek mógłby w innych krajach stanowić podstawę zarzutu braku nowości skutkującą odmową udzielenia patentu.
Michał Ziółkowski rzecznik patentowy w K&L Gates Jamka sp.k.
Komentuje Michał Ziółkowski, rzecznik patentowy w K&L Gates Jamka sp.k.
Ochrona wynalazku od daty zgłoszenia w urzędzie patentowym jest jedną z podstawowych zasad obowiązujących w większości państw świata.
Zasada ta jest również respektowana przez Urząd Patentowy RP i wynika z ustawy prawo własności przemysłowej.
Wprowadzenie tej zasady do prawa obowiązującego w USA to najbardziej istotna i długo oczekiwana zmiana w procesie harmonizacji prawa patentowego. Muszą o tym pamiętać nasi przedsiębiorcy.
