Lepszy jest pokój, czyli współistnienie marek

Używanie znaku podobnego do znaku zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem przez inny podmiot może być naruszeniem praw wyłącznych właściciela znaku wcześniejszego. W takiej sytuacji uprawniony ze znaku wcześniejszego ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.

W wielu sytuacjach właściciele podobnych znaków towarowych dążą jednak do polubownego zakończenia sporu. Głównym czynnikiem wpływającym na chęć prowadzenia negocjacji z drugą stroną sporu jest czynnik finansowy. Zakończenie sporu ugodą jest bowiem z reguły znacznie tańsze niż prowadzenie sporu sądowego.

Umowy o współistnieniu

Coraz częstszą praktyką staje się zawieranie umów regulujących zasady współistnienia znaków towarowych na rynkach, tzw. coexistence agreements lub delimitation agreements. Do zawarcia takich umów dochodzi np. w sytuacji, gdy właściciele znaków podobnych zarejestrowanych w Polsce, którzy dotychczas używali znaków jedynie lokalnie, chcą rozszerzyć terytorialny zakres swojego działania.

W liście zgody właściciel wcześniejszego znaku oświadcza, że nie będzie sprzeciwiał się rejestracji znaku późniejszego

Innym przykładem może być sytuacja, w której przedsiębiorcy używający znaków identycznych dla różnych towarów i usług chcą zacząć oznaczać swoim znakiem również inne towary i usługi, które są podobne lub identyczne z towarami i usługami świadczonymi przez drugiego przedsiębiorcę.

W umowach o współistnieniu znaków towarowych strony mogą w dowolny sposób uregulować swoje prawa i obowiązki.

Co w umowie

Dla przykładu w umowach o współistnieniu znaków towarowych strony mogą przewidzieć, że w celu uniknięcia ryzyka wprowadzenia klientów w błąd każdy z właścicieli znaków będzie używał swojego znaku zawsze z dodatkowym elementem graficznym lub z nazwą przedsiębiorstwa.

Umowy mogą też określać terytorium, na którym każdy z właścicieli może używać znaku, lub precyzować zakres towarów i usług, dla których używanie każdego ze znaków jest dopuszczalne.

Celem umowy o współistnieniu znaków towarowych jest jednak przede wszystkim wzajemne zobowiązanie stron do niewystępowania z roszczeniami dotyczącymi używania znaku podobnego lub identycznego przez drugą stronę, pod warunkiem że używanie będzie zgodne z ustalonymi przez strony warunkami umowy.

Tym samym strony, akceptując istnienie na rynku znaku podobnego lub identycznego, jednocześnie zapewniają sobie bezpieczeństwo używania własnego znaku towarowego.

Listy zgody

Listem zgody jest oświadczenie właściciela znaku towarowego, w którym zezwala on na zarejestrowanie znaku podobnego lub identycznego przez inny podmiot. List zgody może mieć formę umowy o współistnieniu znaków lub być załącznikiem do takiej umowy.

W liście zgody właściciel wcześniejszego znaku oświadcza, że nie będzie sprzeciwiał się rejestracji znaku późniejszego.

List zgody, bez względu na formę, jaką przyjmuje, nie wiąże jednak żadnych osób trzecich, w tym przede wszystkim Urzędu Patentowego.

Urząd bierze pod uwagę interes odbiorców

Urząd Patentowy i sądy administracyjne, co do zasady, nie respektują listów zgody. Niechętne listom stanowisko bierze się z przekonania, że rejestracja znaków podobnych przez różne podmioty będzie niekorzystna dla konsumentów, ponieważ może wprowadzać ich w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych tymi znakami.

Nawet jeżeli list zgody zostanie przedstawiony Urzędowi Patentowemu, może on dojść do wniosku, że zgoda właściciela znaku wcześniejszego nie eliminuje ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów i w konsekwencji może odmówić rejestracji. Urząd Patentowy każde zgłoszenie i list zgody rozpatruje indywidualnie, analizując konkretny przypadek w celu stwierdzenia, czy ryzyko wprowadzenia w błąd zostało wykluczone.

Zgoda właściciela znaku wcześniejszego może jednak stanowić pewną wskazówkę dla Urzędu Patentowego. Jednakże, podejmując decyzję o udzieleniu ochrony, Urząd bierze pod uwagę przede wszystkim interes odbiorców towarów i usług oznaczonych znakami i możliwość wprowadzenia ich w błąd, przedkładając go ponad interesy przedsiębiorców.

Przy powyższej ocenie niewielkie znaczenie ma to, czy list zgody pochodzi od podmiotu powiązanego kapitałowo ze zgłaszającym. Urząd obawia się bowiem ryzyka, które wiąże się z rozpadem grupy kapitałowej. W takim wypadku spółka, która udzieliła zgody, nie jest dłużej zainteresowana współistnieniem na rynku znaku podobnego, zarejestrowanego na rzecz spółki, z którą przestała być związana, i może chcieć podjąć kroki mające na celu unieważnienie znaku późniejszego.

Jako prawne uzasadnienie stanowiska Urzędu Patentowego można uznać fakt, że polski ustawodawca nie wprowadził przepisu art. 4 ust. 5 dyrektywy 2008/95/WE z 22 października 2008 mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

Zgodnie z tym przepisem państwa członkowskie mogą zezwolić na to, by w określonych okolicznościach decyzja o odmowie rejestracji lub stwierdzająca nieważność znaku towarowego nie była podejmowana, jeżeli właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa wyrazi zgodę na rejestrację późniejszego znaku towarowego.

Polski ustawodawca nie zdecydował się jednak na wprowadzenie takiego uregulowania do prawa własności przemysłowej. Tym samym w polskim systemie prawnym nie ma uzasadnienia dla akceptowania listów zgody przez Urząd Patentowy.