Ostatnie zmiany wprawie własności przemysłowej przynoszą przedsiębiorcom zarówno pożytek, jak i liczne utrudnienia. Nie pozostaje nic innego, jak nauczyć się z nimi żyć. Szczególnie istotne są zmiany dotyczące uprawnionych z patentu czy prawa ochronnego znaku towarowego (dalej: uprawnieni) i tych, którzy w owe prawa godzą (dalej: naruszający). Zostały one zawarte w nowelizacji prawa własności przemysłowej, która weszła w życie 20 czerwca (DzU z 2007 r. nr 99, poz. 662). Jej przepisy o ochronie własności przemysłowej dają przedsiębiorcom bardzo przydatne narzędzie do walki z konkurentami, którzy naruszają ich uprawnienia.
Zadowolona może być przynajmniej część przedsiębiorców spośród tych, którzy chcą dochodzić odszkodowania za straty spowodowane naruszeniem patentu lub prawa
Faktem jest, że ostatnio postanowienia nowelizacji raczej się krytykuje, niż chwali. Zarzuca się, że z niewiadomych przyczyn ograniczyła uprawnienia firm, które starają się chronić swój dorobek intelektualny.
Rzeczywiście, w kilku miejscach uprawnieni z patentów i praw do znaków towarowych zdecydowanie na nowych przepisach stracili. Nie mogą już domagać się usunięcia skutków naruszenia ich praw. Nie wolno im żądać od sprawcy przeprosin w prasie. Nie zawsze też mogą się domagać odszkodowania. Jeszcze niedawno było ono dopuszczalne przy każdym naruszeniu praw, dziś już wtedy tylko, gdy działanie sprawcy ma charakter zawiniony. Wszystko to bardzo utrudnia ochronę własności intelektualnej. Pisaliśmy o tym zresztą w "Rz" m.in. 12 kwietnia ("Wynalazcy i innowatorzy tracą wiele ważnych uprawnień").
W nowelizacji można jednak szukać także jasnych punktów. Trudno nie zauważyć, że dzięki niej niektórzy przedsiębiorcy będą mieli łatwiej. Chodzi o sytuację tych firm, które zamierzają dochodzić odszkodowań na drodze sądowej.
Do niedawna przedsiębiorca domagający się odszkodowania już na wstępie mierzył się z nie lada zadaniem. Musiał mianowicie podać wysokość szkody. Chociażby dlatego, że od tej właśnie wartości naliczana jest kwota opłaty sądowej.
Było to zadanie dosyć trudne, bo firma domagająca się odszkodowania na ogół nie ma wglądu w dokumentację konkurenta, a więc nie wie, ile on zarobił. Co więcej, nawet gdyby taki wgląd miała, nie zawsze byłaby w stanie wykazać, że zarobki konkurenta odpowiadają wysokości poniesionej przez nią samą straty. Na to, ile pieniędzy konkurent zarabia na korzystaniu z naszego znaku towarowego czy wynalazku, wpływa przecież często jego biznesowa sprawność - właściwa kampania reklamowa, dobre kontakty handlowe itp. Nigdy nie ma pewności, że poszkodowany gospodarowałby swoim znakiem czy wynalazkiem równie sprawnie.
Przedsiębiorcy musieli więc często podawać wysokość szkody nieco na wyrost i nigdy nie mogli być pewni, czy utrzyma się ona w postępowaniu sądowym. A to mogło już mieć bardzo niekorzystne konsekwencje. Przykładowo, jeśli sąd uwzględniał roszczenie jedynie częściowo, nie musiał przyznawać powodowi zwrotu całej opłaty sądowej.
Oczywiście ustawodawca przewidział swoisty wentyl bezpieczeństwa dla roszczeń, których wartość trudno ustalić. Po pierwsze, sąd może przyznać odszkodowanie nawet wtedy, gdy jego wysokości nie da się precyzyjnie ustalić. Jeżeli bowiem w sprawie o naprawienie szkody sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader trudne, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny po rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy (art. 322 kodeksu postępowania cywilnego).
Po drugie, istniała i istnieje możliwość ustalenia w sprawie tzw. opłaty tymczasowej (zob. ramka).
Problem polega na tym, że sąd może mieć zupełnie inne zdanie niż przedsiębiorca i uznać, że wysokość szkody jednak da się już na wstępie ustalić. Wtedy cała misterna koncepcja bierze w łeb. W skrajnych przypadkach sprawa może się skończyć odrzuceniem pozwu i utratą prawa do ponownego jego wniesienia.
Czy obecnie kłopoty z ustalaniem wysokości szkody ustaną? Nowelizacja nie zmieniła zasady, że uprawniony z patentu może domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych. Wprowadziła jednak drugą możliwość. Otóż od 20 czerwca naprawienie szkody może nastąpić także przez zapłatę sumy odpowiadającej opłacie licencyjnej albo w wysokości innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku (art. 287 ust. 1 pkt 2 pwp). To od uprawnionego zależy, którą drogę wybierze.
Szczególnie gdy uprawniony domaga się kwoty bardzo wysokiej, obliczenie zryczałtowanego odszkodowania może okazać się trudne
Nowe przepisy o dochodzeniu odszkodowań stanowią tylko, że przy zawinionym naruszeniu praw własności przemysłowej naprawienie wyrządzonej szkody może nastąpić przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku lub znaku towarowego. Nie ma żadnych bezpośrednich wskazówek, jak takie wynagrodzenie ustalać.
Prawdziwy problem może zacząć się przy ustalaniu wysokości kwoty, która należałaby się uprawnionemu w razie wyrażenia przezeń zgody na korzystanie z wynalazku lub znaku towarowego przez inną osobę.
Nie każdy wynalazek i nie każdy znak towarowy rejestrowany jest przecież po to, żeby udostępniać go konkurentom. Wręcz przeciwnie, wielu przedsiębiorców czyni to dlatego tylko, żeby ze znaku czy wynalazku korzystać z wyłączeniem innych. Nie zawsze też da się ustalić należną kwotę przez porównanie z ofertą innych przedsiębiorców. Chociażby dlatego, że czasem na rynku może po prostu nie być porównywalnych wynalazków.
Warto jednak przygotować się dostosowania zmienionych przepisów. Przedsiębiorca może np. przyjąć regulamin udzielania licencji. Koniecznie powinien określić w nim wysokość opłat licencyjnych. Sposobem może się też okazać np.publikacja anonsu prasowego, w którym przedsiębiorca wyraża wolę udzielenia licencji na znak czy wynalazek i podaje jej cenę. Egzemplarz gazety zawierającej takie ogłoszenie warto zatrzymać. Wszystko to może przydać się później w ewentualnym postępowaniu sądowym. I to nawet tym przedsiębiorcom, którzy nie chcą dzielić się z nikim swym dorobkiem intelektualnym. W przypadku mniej znanych znaków i tak niezbyt prawdopodobne, że ktoś zechce z takiej oferty skorzystać. A ułatwienie w ewentualnym postępowaniu sądowym będzie niewątpliwe.
Przedsiębiorca musi oczywiście pamiętać, że ustalając wysokość opłat, zakłada, że komuś będzie na korzystanie ze swojego wynalazku czy znaku towarowego zezwalał. Jeśli pojawią się zainteresowani korzystaniem z wynalazku, od umowy licencyjnej trudniej będzie się wykręcić. Do pewnego stopnia można sterować sytuacją, odpowiednio ustalając treść umowy licencyjnej. Do tego warto jednak zatrudnić dobrego prawnika.
Dla przedsiębiorcy idealną sytuacją byłoby ustalenie opłaty licencyjnej na tak wysokim poziomie, żeby nikt nie chciał z wynalazku albo znaku towarowego skorzystać. Ma to dwie zalety: po pierwsze, przedsiębiorca miałby monopol na określone rozwiązanie czy oznaczenie, po drugie, w razie naruszenia mógłby liczyć na ogromne odszkodowania.
Ponieważ kwoty z tego tytułu mogłyby okazać się zawrotne, trudno wyobrazić sobie skuteczniejszy straszak na nieuczciwych konkurentów. Czy takie postępowanie jest jednak dopuszczalne? Czy przedsiębiorca może ustalić cenę zaporową, wziętą z sufitu, apotem żądać jej od pechowego winowajcy? Sprawa z pewnością będzie się ucierać w praktyce i zawsze trzeba będzie przekonywać o tym sąd. Są jednak ważkie argumenty przemawiające za odpowiedzią twierdzącą. Przede wszystkim zasada swobody umów, z której wynika, że to strony kontraktu decydują, za ile się jakiegoś dobra pozbywają, a za ile je nabywają. Nie oznacza to jednak, że taki manewr zawsze się powiedzie.
Warto pamiętać, że jeśli chodzi o wynalazki, swobodę manewru ograniczają uprawnionemu przepisy o własności przemysłowej. Wynika z nich, że uprawniony z patentu nie może nadużywać swego prawa, jeżeli jest ono konieczne do zaspokojenia potrzeb rynku krajowego, a zwłaszcza gdy wymaga tego interes publiczny, a wyrób jest oferowany społeczeństwu w niedostatecznej ilości lub jakości albo po nadmiernie wysokich cenach. Nadużyciem takim jest w szczególności uniemożliwianie korzystania z wynalazku osobie trzeciej. I tu jednak jest pewien haczyk. Z mocy prawa nie jest bowiem nadużyciem uniemożliwianie korzystania z wynalazku osobom trzecim, o ile dochodzi do niego wciągu trzech lat od dnia udzielenia patentu (art.68 ust.2 pwp).
Nadużycie prawa jest niebezpieczne dla uprawnionego. W skrajnym wypadku może skończyć się nawet przyznaniem innym przedsiębiorcom tzw. licencji przymusowej. To nic innego jak udzielone przez Urząd Patentowy zezwolenie na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej osoby (art. 82 pwp). Urząd określi zakres i czas obowiązywania takiej licencji, szczególne warunki jej wykonywania, a także - co szczególnie ważne dla uprawnionego -wysokość opłaty licencyjnej oraz sposób i termin jej zapłaty (art.84 ust.2 pwp).
Udzielenie licencji przymusowej, choć groźne, jest jednak ostatecznością. Równie mało przyjemnym, a w praktyce o wiele bardziej prawdopodobnym skutkiem ustalenia stawki opłaty na wygórowanym poziomie jest to, że sąd nie przyzna nam tak wysokiego odszkodowania, jak się domagamy.
W ramach postępowania zabezpieczającego uprawnieni mogą dziś od naruszającego zażądać wyjawienia zarówno pochodzenia towarów lub usług naruszających prawa własności przemysłowej, jak i sieci ich dystrybucji
Nowy sposób obliczania wysokości odszkodowania to niejedyna zmiana w przepisach o ochronie własności przemysłowej. Są i inne istotne nowości. Dotyczą zresztą nie tylko tego etapu postępowania sądowego, który kończy się wydaniem wyroku, obejmują również postępowanie zabezpieczające.
Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności wolno mu orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Jest tylko jeden warunek: uprawniony musi złożyć w tej sprawie wniosek. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.
Przedsiębiorca wyprodukował dużą partię wyrobów, na których umieścił znak towarowy (logo) znanego producenta. Nie ma uprawnień do korzystania z tego znaku. Wkrótce wyroby te oddał w zastaw pod zabezpieczenie pożyczki. Ponieważ sąd będzie musiał prawa pożyczkodawcy uwzględnić, orzeczenie o zniszczeniu towarów może okazać się niemożliwe.
Zmieniły się zasady publikowania w prasie informacji o naruszeniu patentu i prawa do znaku towarowego. Obecnie sąd, rozstrzygając o naruszeniu, może orzec o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu w sposób i w zakresie określonym przez sąd (art. 287 ust. 2 i art. 296 ust. 1 pwp). Do tego również konieczny jest wniosek uprawnionego.
Zniknęło natomiast z przepisów prawo domagania się przez uprawnionego opublikowania przeprosin. Wcześniej osobę, która naruszyła patent albo prawo do znaku, sąd mógł zobowiązać do ogłoszenia w prasie stosownego oświadczenia (dawny art. 287 ust.2 pwp). Teraz rolę tę pełni publikacja wyroku.
W przepisach pojawiły się też pewne ułatwienia dla naruszających patenty i prawa do znaków towarowych. Otóż sąd może nakazać naruszającemu - na jego wniosek i tylko w sytuacji, gdy naruszenie jest niezawinione - zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego. Są jednak pewne warunki. Po pierwsze, zaniechanie naruszania lub zabezpieczenie byłyby dla naruszającego niewspółmiernie dotkliwe. Po drugie, zapłata stosownej sumy pieniężnej należycie uwzględnia interesy uprawnionego (art. 287 ust. 3 pwp). Wcześniej takiego rozwiązania nie było.
Od kiedy przedsiębiorcy mogą z nowego sposobu korzystać? Tu zdania mogą być podzielone, bo ustawodawca, niestety, nie pomyślał o wprowadzeniu do nowelizacji przepisów przejściowych. Wydaje się, że decydujące znaczenie powinien tu mieć moment wniesienia pozwu do sądu. Jeśli uprawniony z patentu wytoczył sprawę po 19 czerwca 2007 roku, może obliczyć szkodę jako równowartość hipotetycznych należności licencyjnych. Jeśli pozew nosi datę wcześniejszą, skorzystanie z tego sposobu jest niemożliwe. Choć nie sposób wykluczyć głosów dopuszczających np. zmianę powództwa wniesionego do 19 czerwca.
Anna Stopińska-Ślefarska, rzecznik patentowy w Polservice Kancelarii Rzeczników Patentowych
Dotychczas były trudności z udowodnieniem przez poszkodowanego wysokości rzeczywistej szkody wynikającej z naruszenia jego patentu, znaku towarowego bądź wzoru.
Dlatego wydaje się, że wprowadzenie alternatywnego odszkodowania w formie ryczałtowej określonej wysokością opłat licencyjnych jest dobrym rozwiązaniem do ustalenia minimalnej wysokości odszkodowania. Nie można jednak uznać, że w każdych okolicznościach ustalenie odszkodowania na podstawie tego przepisu będzie korzystne dla właściciela naruszanego prawa. Ograniczenie roszczenia odszkodowawczego jedynie do wartości potencjalnych opłat licencyjnych za okres bezprawnego korzystania z cudzego dobra niematerialnego w praktyce oznacza bowiem, że naruszyciel nie ponosi żadnego ryzyka finansowego, prowadząc działalność z naruszeniem praw wyłącznych osób trzecich. Dlatego rozwiązanie to będzie zapewne stosowane przede wszystkim, gdy ustalenie odszkodowania na zasadach ogólnych będzie praktycznie niemożliwe.
Dzięki nowelizacji możliwe stało się dochodzenie odszkodowania mogącego przybrać postać zryczałtowaną. Jego kwota równa jest opłacie licencyjnej lub wynagrodzeniu, jakie należałoby się uprawnionemu, który zgodziłby się na korzystanie z należącego doń wynalazku albo znaku towarowego. Uzasadnienie dla roszczenia o zryczałtowane odszkodowanie jest w prawie własności przemysłowej takie samo, jak w przepisach prawa autorskiego, chodzi o wyeliminowanie trudności natury dowodowej wiążących się z ustaleniem wysokości szkody.
Podczas prac nad nowelizacją najbardziej dyskutowanym problemem było zagadnienie zryczałtowanego odszkodowania w podwójnej lub nawet potrójnej wysokości hipotetycznej opłaty licencyjnej. Uważam, że dobrze się stało, iż z takiego rozwiązania zrezygnowano. W wypadkach, gdy naruszającemu nie można przypisać winy, odszkodowanie powinno pełnić wyłącznie funkcję kompensacyjną.
Żałuję natomiast, że przy niezawinionym naruszeniu nie przewidziano - obok roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści - zryczałtowanego odszkodowania. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści jest na ogół bardzo trudne do udowodnienia. Pozostawienie do wyboru roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści i roszczenia o jednorazowe zryczałtowane odszkodowanie dawałoby uprawnionemu realną szansę uzyskania kompensaty.
