Zapadło niedawno orzeczenie Sądu Unii Europejskiej (Trzeciej Izby) w sprawie dotyczącej unieważnienia prawa ochronnego na przestrzenny znak towarowy stanowiący odwzorowanie rękojeści noża stosowanej przez uprawnionego, tj. Reddig GmbH (sygn. akt T-164/11).
Znak został zastrzeżony dla towarów w klasach 6, 8 oraz 20, w szczególności dla noży. OHIM, czyli Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, na wniosek firmy Morleys LTD unieważnił prawo ochronne, zaś Izba Odwoławcza OHIM podtrzymała tę decyzję. Izba Odwoławcza uznała, że chociaż nie wszystkie elementy znaku miały funkcje wyłącznie techniczne, to te elementy, które nie spełniały takich funkcji, były pomijane.
Niemal wszystkie elementy znaku składały się też na techniczne rozwiązanie chronione amerykańskim patentem, który już wygasł. Uprawniony do przestrzennego znaku towarowego podniósł, że Izba Odwoławcza OHIM zastosowała do dokonania oceny kryteria nieprawidłowe, nie biorąc pod uwagę ogólnego wrażenia stwarzanego przez znak, a zamiast tego dokonała osobnej analizy każdego z elementów znaku.
Sąd oddalił skargę uprawnionego, uznając, że prawo do znaku stanowiącego przedmiot postępowania powinno pozostać unieważnione. Podkreślono, że co do zasady kształt produktu może stanowić oznaczenie podlegające ochronie na podstawie rozporządzenia o wspólnotowym znaku towarowym.
Przywołano art. 4 tego rozporządzenia, który stanowi, że „wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw".
Oznacza to, że kształt, który mógłby być zarejestrowany jako znak towarowy, musi sprawiać, że produkt o takim kształcie będzie wystarczająco odróżniał się od innych produktów rodzajowo tożsamych. Istotne jest, co zostało potwierdzone orzecznictwem, że zdolności rejestracyjnej jako znaki towarowe nie mają kształty, które zostały zastosowane wyłącznie ze względów technicznych lub są zwykle stosowane ze względów technicznych i są przy tym wystarczające, aby uzyskać żądany rezultat, nawet jeżeli uda się ten sam efekt techniczny osiągnąć za pomocą innych rozwiązań.
Chodzi o to, aby rejestracja jako znak towarowy nie umożliwiała uzyskania monopolu na rozwiązania techniczne, które co do zasady mogą być chronione przez pewien okres, nie zaś – jak prawa ochronne na znaki towarowe – przedłużane bez ograniczeń. Sąd przywołał orzecznictwo w tym zakresie (Lego Juris przeciwko OHIM, T-270/06). Dlatego nawet jeżeli kształt, którego zastosowanie jest konieczne, aby osiągnąć zamierzony efekt techniczny, nabędzie wtórnej zdolności odróżniającej, nie jest możliwa jego rejestracja.
Marta Wysokińska radca prawny w K&L Gates Jamka sp.k.
Komentuje Marta Wysokińska, radca prawny w K&L Gates Jamka sp.k.
W omawianej sprawie sąd uznał, że większość elementów znaku stanowiącego przedmiot postępowania ma charakter wypływający ze spełnianej przez nie funkcji technicznej.
Zaznaczył, że oceniając znak OHIM, mógł rozpatrywać go jako całość lub też najpierw analizować jego poszczególne elementy. Nie istnieje jakakolwiek hierarchia systematyzująca różne rodzaje elementów oznaczeń pod względem ich znaczenia dla zdolności rejestracyjnej znaku. OHIM nie popełnił zatem błędu, skupiając się na poszczególnych elementach badanego oznaczenia i dochodząc do wniosku, że służą one implementacji rozwiązań technicznych.
Niektóre z tych elementów, na przykład wgłębienia na powierzchni, warunkują stabilne utrzymanie noża w dłoni. Wybrzuszenie na jednej z węższych krawędzi służy wyłącznie stworzeniu oparcia dla palca wskazującego. Kolejne elementy służą temu, aby zapewnić dobre umocowanie ostrza, a jednocześnie umożliwić jego wymianę.
Sąd podkreślił, że elementy takie jak zaokrąglony koniec przypominający – zdaniem uprawnionego – rybi ogon czy też otwór w rączce mogący przywoływać na myśl oko delfina nie mogą zostać uznane za wystarczające znamiona odróżniające, mimo że nie spełniają funkcji technicznej.
Ogólne podobieństwo zgłoszonego kształtu do ryby lub delfina jest wynikiem zastosowania elementów koniecznych ze względu na uwarunkowania techniczne. Potwierdza to fakt, że na zbliżony kształt rączki noża uzyskano w USA patent – kształt ten musi zostać zatem uznany za wynalazek. Prawa z patentu wygasły, w związku z tym szukano nieuzasadnionej ochrony na gruncie prawa znaków towarowych. Próba ta nie zakończyła się sukcesem.
