Jak ochronić własną markę przed działaniami konkurencji

Marka zawsze miała duże znaczenie i stanowiła cenną wartość. W związku z tym stała się przedmiotem chronionym przez prawo. Podstawowym sposobem ochrony marki i innych oznaczeń towarów oraz usług stała się rejestracja znaków towarowych. Zarejestrowanie znaku towarowego, tj. otrzymanie prawa ochronnego na znak towarowy, gwarantuje prawo wyłącznego używania tego znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Oznaczenie takie spełnia podstawową funkcję odróżnienia towarów lub usług od oferty konkurentów.

Aby dokonać rejestracji znaku towarowego, należy zgłosić oznaczenie do Urzędu Patentowego. Jeżeli po rozpatrzeniu sprawy Urząd Patentowy zdecyduje się udzielić prawa ochronnego na znak towarowy, prawo to będzie miało skutek wsteczny – ochrona będzie przysługiwała od daty zgłoszenia. Znaki towarowe rejestruje się w odniesieniu do konkretnych towarów, które należy wskazać w zgłoszeniu znaku. Prawo ochronne na znak gwarantuje wyłączność używania tego znaku w odniesieniu do towarów wskazanych w zgłoszeniu.

Urząd Patentowy informuje uczestników rynku o zgłoszeniach i udzieleniu praw ochronnych w drodze stosownych ogłoszeń. Informację o dokonanym zgłoszeniu Urząd publikuje w Biuletynie Urzędu Patentowego. Od dnia ogłoszenia można zapoznawać się nie tylko z samym znakiem, ale też z wykazem towarów, dla których znak jest przeznaczony. Natomiast o wydaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, czyli o faktycznej rejestracji znaku, Urząd Patentowy ogłasza w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

Publikacje również elektroniczne

Publikowane informacje o zgłoszeniach znaków towarowych i wydaniu decyzji o udzieleniu praw ochronnych mogą służyć jako narzędzie ochrony przeciwko rejestracji oznaczeń nazbyt zbliżonych do naszego znaku towarowego przez konkurencję. Wydawnictwa Urzędu Patentowego dostępne są w wersji elektronicznej na stronach Urzędu Patentowego. Z tych publikacji można się dowiedzieć, jakie kroki w odniesieniu do rejestracji oznaczeń podejmuje konkurencja.

Kiedy odmowa

Istnieje szereg przesłanek, które powodują, że Urząd Patentowy nie powinien zarejestrować znaku. Z ustawy Prawo własności przemysłowej wynika na przykład, że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Jednym z praw, o których mowa powyżej, jest autorskie prawo majątkowe do utworu, który stanowi np. graficzny znak towarowy. Trzeba przy tym pamiętać, że aby powołać się na takie prawo, gdy znaku nie stworzył podmiot wnioskujący o rejestrację znaku, należy zadbać o to, aby skutecznie (w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) nabyć je od grafika, który znak opracował.

Istnieją też przyczyny odmowy rejestracji zgłoszonego znaku wynikające z rejestracji wcześniejszego identycznego lub podobnego oznaczenia. Co do zasady Urząd nie powinien udzielić prawa ochronnego na znak towarowy, który jest identyczny jak znak towarowy zarejestrowany lub zgłoszony wcześniej do rejestracji dla identycznych towarów. Innymi słowy, jeżeli mamy do czynienia z próbą rejestracji identycznego późniejszego znaku w odniesieniu do identycznych towarów, znak zgłoszony później nie powinien zostać zarejestrowany.

Przepis mówi ponadto, że Urząd nie powinien też zarejestrować oznaczenia, które jest identyczne lub podobne do wcześniejszego znaku towarowego dla tych samych lub podobnych towarów, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. To ryzyko wprowadzania odbiorców w błąd obejmuje już ryzyko samego skojarzenia znaku zgłoszonego do rejestracji ze znakiem wcześniejszym.

Jeżeli podmiot zgłaszający znak podniesie, że sprzeciw jest bezzasadny, rozpoczyna się tzw. postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym

Oznacza to, że na przykład w przypadku identyczności znaków, ale odmienności towarów, które mają być takimi znakami opatrywane, podmiot, który wcześniej znak zarejestrował, może się uchronić przed rejestracją takiego znaku przez konkurencję, jeżeli wykaże, że towary objęte nowym zgłoszeniem są podobne do jego towarów oraz że w przypadku koegzystowania takich znaków na rynku będzie zachodzić ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru.

Wprowadzenie w błąd będzie polegać np. na tym, że klienci nabywający towar oznaczany takim późniejszym znakiem będą sądzić, że pochodzi on od podmiotu uprawnionego do wcześniejszego znaku. Ochrona przysługuje również, jeżeli dojdzie do próby rejestracji znaku nie identycznego a podobnego, lecz dla identycznych lub podobnych towarów, przy czym w takim przypadku również konieczne do ochrony wcześniejszego oznaczenia jest wcześniejsze zgłoszenie znaku oraz wykazanie ryzyka wprowadzenia w błąd.

W pewnych sytuacjach zgłoszenie oznaczenia do Urzędu Patentowego wcześniej, aniżeli uczyniła to konkurencja, nie jest konieczne, aby nastąpiła odmowa rejestracji konkurencyjnego oznaczenia. Jeżeli znak nie został zgłoszony do rejestracji, ale jest znakiem powszechnie znanym i tak w pewnych sytuacjach można się domagać jego ochrony. Nie jest jednak łatwo dowieść, że oznaczenie jest powszechnie znane, dlatego też warto rejestrować swoje znaki.

Uwagi i sprzeciw

W przypadku zidentyfikowania, dzięki publikacjom Urzędu Patentowego, próby rejestracji oznaczenia wchodzącego w prawo danego przedsiębiorcy, dostępne są dwa środki. Ich wybór zależy od etapu, na którym znajduje się postępowanie dotyczące rejestracji znaku.

Po opublikowaniu informacji o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego, a przed wydaniem przez Urząd decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, można wnieść do Urzędu uwagi, w których należy wskazać, dlaczego zgłoszony znak towarowy nie powinien zostać zarejestrowany. Mimo że przed rejestracją Urząd Patentowy poddaje zgłoszone oznaczenie badaniu, warto wnosić takie uwagi, może to bowiem zapobiec konieczności podejmowania działań na następnym etapie.

Jeżeli uwag jednak nie złożono w oczekiwaniu na to, że Urząd sam dokona odpowiedniej oceny i dostrzeże negatywne przesłanki rejestracji, albo gdy Urząd złożonych uwag nie uwzględni, lub też w przypadku, gdy zgłoszenie znaku zauważono zbyt późno, by wnosić uwagi, to przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Sprzeciw musi być złożony w terminie 6 miesięcy od daty publikacji informacji o udzieleniu prawa ochronnego w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Powołując się np. na wymienione wyżej przesłanki odmowy rejestracji zgłoszonego oznaczenia, w sprzeciwie należy wskazać, dlaczego nie powinno dojść do rejestracji.

O wniesieniu sprzeciwu Urząd poinformuje podmiot, który zgłosił znak do rejestracji oraz wyznaczy mu termin na zajęcie stanowiska co do sprzeciwu. Jeżeli podmiot zgłaszający znak podniesie, że sprzeciw jest bezzasadny, rozpoczyna się tzw. postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym, w trakcie którego Urząd Patentowy merytorycznie bada przesłanki odmowy rejestracji wymienione w sprzeciwie.

Po przeprowadzeniu postępowania spornego Urząd zadecyduje, czy unieważnić prawo ochronne. Jeżeli zaś zgłaszający nie podniesie zarzutu bezzasadności sprzeciwu, Urząd Patentowy wyda decyzję uchylającą decyzję o udzieleniu prawa ochronnego i umorzy postępowanie.

Do dwóch razy sztuka

Jeżeli w wyniku merytorycznego rozpoznania sprzeciwu w postępowaniu spornym Urząd Patentowy odmówi uwzględnienia sprzeciwu i nie unieważni prawa ochronnego na znak towarowy, stronie niezadowolonej z takiego rozstrzygnięcia przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Taki wniosek pełni funkcję odwołania. Ponowne nieuwzględnienie sprzeciwu przez Urząd Patentowy nie zamyka jeszcze drogi do poszukiwania ochrony. Jeżeli Urząd Patentowy ponownie – w postępowaniu odwoławczym rozpatrując sprawę po raz drugi – oddali sprzeciw, otwiera się droga do wnoszenia skargi na decyzję Urzędu Patentowego do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Marta Wysokińska radca prawny w K&L Gates

Komentuje Marta Wysokińska, radca prawny w K&L Gates

W praktyce nie brakuje przykładów konfliktów oznaczeń. Wyniki takich sporów są bardzo trudne do przewidzenia. Pełnomocnicy stron przekonują Urząd Patentowy i sądy administracyjne do swoich racji, starając się zilustrować podobieństwa między znakami czy też istnienie ryzyka wprowadzania klientów w błąd przy użyciu zbyt podobnego oznaczenia.

Przykładem takiej sprawy jest spór zawisły przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie dotyczący oznaczenia „Globi Codziennie Niskie Ceny". Sprawa ta stanowi dobrą ilustrację stopnia skomplikowania zagadnień związanych z ochroną oznaczeń. Urząd Patentowy zarejestrował słowno-graficzny znak „Globi Codziennie Niskie Ceny".

Sprzeciwiła się tej decyzji spółka uprawniona do słowno-graficznego znaku „Biedronka Codziennie Niskie Ceny", twierdząc, że znaki będące przedmiotem sporu są bardzo podobne. Co więcej podmiot ten podniósł, że używanie znaku „Globi Codziennie Niskie Ceny" będzie stanowiło żerowanie na renomie znaku „Biedronka Codziennie Niskie Ceny".

Podmiot, który uzyskał rejestrację znaku „Globi Codziennie Niskie Ceny", bronił się twierdząc, że oba znaki wywołują zupełnie odmienne wrażenie i nie jest możliwe, żeby jakikolwiek klient skojarzył te znaki. Urząd Patentowy stanął na stanowisku, że oznaczenia te nie są podobne, podkreślając, że zastosowanie tego samego sloganu nie może determinować oceny podobieństwa tych znaków, a człony „Globi" i „Biedronka" wystarczająco odróżniają te oznaczenia. Jednak wyrokiem z 7 marca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Urzędu Patentowego, krytykując zbyt pobieżną ocenę w zakresie braku podobieństwa.

Sąd podkreślił, że znak należy badać całościowo, a nie – tak jak to uczynił Urząd Patentowy – skupiając się wyłącznie na różnicach. Sąd nakazał uwzględnienie kwestii takich jak chociażby rozplanowanie przestrzenne obu znaków. Urząd Patentowy nie rozważył w pełni warstwy graficznej znaku. Nie odniósł się też w sposób wystarczający do warstwy fonetycznej.

Z przykładu wynika, że procedura sprzeciwowa, choć formalnie prosta, otwiera drogę do skomplikowanych rozważań dotyczących podobieństwa znaków i towarów oraz usług, jak i ryzyka konfuzji. To co jest podobne na pierwszy rzut oka, może nie zostać uznane za podobne w rozumieniu Prawa własności przemysłowej.