W przypadku utworów wystarczy go wskazać, a patentów czy zarejestrowanych znaków towarowych – podać numer z właściwego rejestru, aby strony dokładnie wiedziały, jaki jest przedmiot transakcji. Więcej zachodu i troski wymaga know-how.
Truizmem jest stwierdzenie, że korzystanie z przedmiotu lub prawa nie zawsze wymaga tytułu właścicielskiego. Właściciel może więc swoją rzecz wynająć lub oddać w dzierżawę, pobierając z tego tytułu wynagrodzenie, lub nieodpłatnie ją użyczyć.
Podobnie może postąpić „właściciel” dobra niematerialnego, takiego jak patent, znak towarowy czy utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Takie udostępnienie określa się mianem licencji, a polega ono na upoważnieniu innej osoby (zezwoleniu) do korzystania z dobra niematerialnego w określony sposób. W pewnym uproszczeniu przypomina więc najem (dzierżawę) lub użyczenie w przypadku rzeczy.
Umowy licencyjne nie stanowią jednak prostych konstrukcji prawnych. W zależności od swego przedmiotu mogą wymagać spełnienia pewnych szczególnych wymogów zarówno co do treści, jak i formy.
Niematerialny przedmiot tych umów wymaga dużej staranności przy formułowaniu warunków umowy. Licencja musi możliwie dokładnie określać jej przedmiot. Brak precyzyjnego opisu przedmiotu umowy może powodować spory między stronami co do wzajemnych praw i obowiązków. W skrajnych przypadkach umowa może okazać się przez to nieważna.
Prawa własności intelektualnej
System prawny uznaje niektóre dobra niematerialne w sposób bardzo wyraźny. Przykładowo ustawa Prawo własności przemysłowej chroni wynalazki, umożliwiając uzyskanie chroniącego je patentu, wzory użytkowe, umożliwiając przyznanie im prawa z rejestracji, czy znaki towarowe, które można zarejestrować i uzyskać w ten sposób prawo ochronne.
Prawo autorskie chroni z kolei, i to bez konieczności rejestracji, utwory, a więc wszelkie przejawy działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci, i to niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu ich wyrażenia.
Istnienie takiej wyraźnej ochrony oznacza, że chronione dobra stają się przedmiotem konkretnych uprawnień, w tym prawa do rozporządzania (zbywania) lub obciążania. W sensie prawnym upodabniają się przez to do rzeczy (przedmiotów materialnych). W konsekwencji mogą być przedmiotem transakcji, w tym także licencji.
Co pod ochroną
Nie wszystkie wytwory ludzkiego intelektu, pomysłowości czy talentu podlegają tak wyraźnie określonej ochronie. Przykładowo patenty udzielane są jedynie na wynalazki, które stanowią nowe i mające poziom wynalazczy rozwiązania techniczne, nadające się do stosowania przemysłowego.
Ustawa przesądza także, że wynalazkami nie są, między innymi, odkrycia, teorie naukowe czy plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej. Jeżeli więc jakieś dobro niematerialne nie spełnia ustawowych przesłanek, nie uzyska tak jednoznacznej ochrony.
Dobrym przykładem takiego dobra niematerialnego jest know-how, czyli wiedza techniczna lub informacje, pomysły lub procedury i koncepcje o charakterze gospodarczo-organizacyjnym istotne w danej działalności.
Chodzi, przykładowo, o pomysły na organizację sieci sprzedaży lub usług i takie dobra, jak choćby przepis na produkt spożywczy, które nie będą chronione przez żadną z wymienionych wyżej kategorii praw, w szczególności ani jako wynalazek, ani wzór użytkowy, ani jako utwór.
Sekret firmy
Mimo to, po spełnieniu pewnych dodatkowych przesłanek, informacje takie także uzyskują ochronę jako tzw. tajemnica przedsiębiorstwa. Podstawę dla jej ochrony stanowią przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zgodnie z definicją ustawową tajemnica przedsiębiorstwa to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne czy organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Dzięki temu nawet sam pomysł, jaki mamy na organizację biznesu, czy nawet przepis na sos, z którego słynie nasza restauracja, może mieć zapewnioną ochronę prawną. Konieczne jest jedynie, aby taka informacja rzeczywiście była poufna, a nadto aby przedsiębiorca, który jest jej dysponentem, podjął niezbędne działania w celu zachowania jej w poufności.
Powinien więc, na przykład, ograniczyć krąg osób mających do niej dostęp, zabezpieczyć ją w sposób techniczny lub zobowiązać swoich pracowników i współpracowników do zachowania poufności, podpisując z nimi odpowiednie umowy.
Dzięki podjęciu tych działań i uzyskaniu przez know-how ochrony prawnej nabiera on także charakteru przedmiotu ewentualnej umowy licencyjnej. Możliwe staje się bowiem upoważnienie kontrahenta do korzystania z tajemnicy w określonym zakresie, na zasadach analogicznych do klasycznych licencji mających za przedmiot, na przykład, prawa własności przemysłowej.
Wymogi umowy licencyjnej
Prawa własności przemysłowej, na przykład patenty, prawa z rejestracji wzorów użytkowych czy wzorów przemysłowych a także prawa ochronne na znaki towarowe są bardzo częstym przedmiotem licencji.
Na ich podstawie licencjobiorca może korzystać z cudzego wynalazku, a więc produkować lub sprzedawać przedmioty (urządzenia, substancje itp.) według tego wynalazku, oznaczać wprowadzane przez siebie do obrotu produkty cudzym znakiem towarowym czy nadawać im zewnętrzną postać zgodną ze wzorem przemysłowym.
Ustawa Prawo własności przemysłowej zawiera wiele regulacji obejmujących takie umowy, z których najistotniejsze omawiamy poniżej.
Tylko na piśmie
Ustawa zastrzega dla umowy licencyjnej formę pisemną i to pod rygorem nieważności. Jakiekolwiek ustne lub dorozumiane upoważnienie do korzystania z tych dóbr będzie więc nieważne.
Warto o tym pamiętać, albowiem wymóg ten często nie zostaje zachowany, w szczególności w relacjach między spółkami z tej samej grupy kapitałowej lub nawet niezależnymi podmiotami pozostającymi jednak w bliskiej współpracy gospodarczej. W konsekwencji wypłacone na podstawie takiego ustnego lub dorozumianego porozumienia wynagrodzenie może być uznane za świadczenie nienależne.
W wypadku zmiany struktury własnościowej, rozluźnienia więzi gospodarczej lub pogorszenia stosunków może pojawić się problem ewentualnych roszczeń o wyrównanie uszczerbków poniesionych przez licencjodawcę w związku z bezumownym korzystaniem z tych dóbr przez (niedoszłego) licencjobiorcę.
Swobodny wybór
Treść umowy licencyjnej w znaczącej mierze podlega swobodnemu kształtowaniu przez strony. Mogą one, na przykład, ograniczyć korzystanie z licencjonowanego prawa przez licencjobiorcę (licencja ograniczona) tylko do pewnych form jego eksploatacji lub ustalić, że licencjobiorca ma prawo korzystania z dobra w takim zakresie jak licencjodawca (licencja pełna).
Ponadto licencjodawca może zezwolić na umieszczanie swojego znaku towarowego tylko na niektórych produktach licencjobiorcy lub zezwolić na oznaczanie w ten sposób całego asortymentu towarów (lub usług) bez ograniczeń.
Kto dostaje prawa?
Licencja może przewidywać wyłączność licencjobiorcy (licencja wyłączna) na korzystanie z jej przedmiotu.
Wobec braku takiego zastrzeżenia udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza możliwości udzielenia licencji innym osobom a także jednoczesnego korzystania z tego dobra przez licencjodawcę (licencja niewyłączna).
Na jak długo?
Licencja może zostać udzielona na czas określony lub nieokreślony. W przypadku praw własności przemysłowej pochodzących z rejestracji wygasa jednak najpóźniej z chwilą wygaśnięcia ochrony prawa, którego dotyczy. Warto bowiem dodać, że prawa własności przemysłowej udzielane są na określony w ustawie czas.
Przykładowo patentów udziela się na 20 lat, praw z rejestracji wzorów przemysłowych na 25 lat, a praw ochronnych na znak towarowy na lat 10 (w tym ostatnim wypadku ochrona może być jednak odnawiana). W każdym przypadku trwanie ochrony zależy od regularnego wnoszenia opłat okresowych przez uprawnionego.
Umowy licencyjne zawierają więc często dodatkowe, wyraźne zobowiązanie licencjodawcy do regularnego wnoszenia tych opłat, aby zagwarantować istnienie danego prawa co najmniej przez okres trwania licencji.
Za zgodą licencjodawcy
Uprawniony z licencji może sam upoważnić inne osoby do korzystania z danego dobra w pełnym lub ograniczonym zakresie, a więc udzielić sublicencji, jednak wyłącznie za zgodą licencjodawcy. Co więcej, udzielanie kolejnych sublicencji jest niedopuszczalne, a więc nie ma możliwości tworzenia wielostopniowych „łańcuszków” licencyjnych.
Miejsce w rejestrze
Warto także podkreślić, że licencje na pochodzące z rejestracji prawa własności przemysłowej można wpisać do rejestru prowadzonego przez Urząd Patentowy. Jest to szczególnie korzystne dla wyłącznego licencjobiorcy, który uzyskuje w ten sposób prawo ochrony przed naruszeniami tego dobra przez osoby trzecie na równi z licencjodawcą.
Zasadą jest bowiem, że licencjobiorca może bronić się tylko przed naruszaniem umowy przez licencjodawcę, jednak nie ma roszczeń przeciwko innym osobom, które naruszają prawa do znaku czy patentu. Wpis do rejestru stawia go w pozycji porównywalnej ze statusem licencjodawcy.
Utwory chronione prawem autorskim
Niezależnie od tego czy utwory stanowią dzieła literackie, muzyczne, projekty architektoniczne czy programy komputerowe, ich ekonomiczna eksploatacja odbywa się najczęściej przez obrót egzemplarzami lub właśnie przez udzielanie licencji.
Tak jak w przypadku praw własności przemysłowej licencje na utwory mogą mieć charakter niewyłączny lub wyłączny, przy czym jedynie ta ostatnia wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.
Ustawa wymaga również, aby za każdym razem wyraźnie wskazano w umowie pola eksploatacji, a więc dozwolone licencjobiorcy sposoby korzystania z danego utworu (zwielokrotnianie utworu, jego rozpowszechnianie, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu), a w zasadzie również miejsce i czas tego korzystania.
Należy pamiętać, że w przypadku licencji utworów jej zakres określają właśnie zawarte w umowie pola eksploatacji. Określenie (nazwanie) licencji jako pełnej będzie więc niewystarczające dla oznaczenia zakresu, w którym licencjobiorca może korzystać z utworu.
Podobnie jak w przypadku własności przemysłowej licencjobiorca nie może bez zgody licencjodawcy upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji, chyba że co innego wynika z umowy.
Ponadto, znów tak jak w przypadku własności przemysłowej, lecz bez dodatkowego wymogu w postaci wpisu do rejestru, uprawniony z licencji wyłącznej może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych, w zakresie objętym umową licencyjną.
Know-how, czyli tajemnica przedsiębiorstwa
Specyficzny i o wiele bardziej ulotny przedmiot licencji na know-how niż w wypadku utworów czy praw własności przemysłowej każe ze zdwojoną starannością podejść do przygotowania takiej umowy. Pamiętajmy, że każda umowa licencyjna musi w sposób możliwie precyzyjny określać przedmiot udostępnienia.
W przypadku utworów wystarczy ten utwór wskazać, w przypadku patentów czy zarejestrowanych znaków towarowych wystarczy jedynie podać numer z właściwego rejestru, aby strony dokładnie wiedziały, jaki jest przedmiot transakcji.
Uwaga!
W przypadku tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how) to na stronach umowy ciąży obowiązek precyzyjnego określenia jej przedmiotu. Enigmatyczny opis ogólnie określonej tajemnicy (informacji, procedury, przepisu etc.) nie tylko utrudni wykonywanie umowy, ale i narazi strony na konflikty związane z jej realizacją, gdy okaże się, że strony odmiennie rozumiały zakres umowy.
Precyzyjne określenie przedmiotu takiej transakcji jest również konieczne, aby uniknąć paradoksalnej sytuacji, w której odpłatna najczęściej licencja została udzielona na informacje, które wcale nie stanowią tajemnicy.
Przykład
Jeżeli okaże się, że w zakres udostępnionej z zastrzeżeniem poufności i za wynagrodzeniem wiedzy wchodzi klasyczny i znany każdemu kucharzowi przepis na ciasto do pizzy lub oczywista dla każdego biotechnologa wiedza o zastosowaniach drożdży, to licencjobiorca znajdzie się wówczas w wyjątkowo niekorzystnej, a nade wszystko niejasnej prawnie sytuacji.
Okaże się bowiem, że za wiedzę powszechną, z której do tej pory mógł korzystać bezpłatnie, musi od dnia podpisania umowy wypłacać uzgodnione wynagrodzenie, a być może zawrzeć ze swoimi pracownikami i kontrahentami umowy, których przedmiotem będzie zachowanie w poufności informacji, które i tak są wszystkim znane.
Procedura udostępnienia informacji
Tajemnice mają to do siebie, że raz ujawnione przestają być tajemnicami. Należyte zabezpieczenie interesów licencjodawcy wymaga więc przemyślanej procedury udostępnienia (wyjawienia) informacji .
Zachowanie poufności
Ostrożny licencjobiorca zażąda udostępniania informacji lub jej części, zanim zgodzi się na konkretne warunki współpracy, w tym warunki finansowe.
Jeżeli więc licencjodawca zgodzi się na takie żądanie, strony powinny wcześniej podpisać dodatkowe porozumienie określające warunki wyjawienia tajemnicy na potrzeby dalszych negocjacji, przewidujące przede wszystkim obowiązek zachowania poufności i niewykorzystywania tej tajemnicy w dalszej działalności gospodarczej na wypadek niedojścia do skutku planowanej transakcji.
Jeżeli strony dojdą do porozumienia co do istotnych warunków umowy, powinny także uregulować kwestię dalszej ochrony poufności.
Ile dostępu do informacji
Umowa powinna w szczególności przewidywać warunki, na jakich licencjobiorca i jego pracownicy lub współpracownicy uzyskają dostęp do poufnych informacji, oraz określać inne elementy procedury zabezpieczania tych informacji.
W praktyce często wykorzystuje się instrument kary umownej dla zabezpieczenia interesów licencjodawcy oraz już na wstępie określa się krąg osób, którym licencjobiorca może przekazać chronione dane.
Zdecydują strony
Szczególne konsekwencje wynikają również z faktu, że umowa licencyjna obejmująca know-how jest umową nienazwaną, a więc nie została szczegółowo uregulowana w żadnej ustawie.
Oznacza to, że strony muszą wprost rozstrzygnąć takie kwestie, jak wyłączność lub brak wyłączności licencjobiorcy, zakres (w tym cel) wykorzystania tajemnicy, czy kwestię prawa do udzielania sublicencji.
W przeciwieństwie do licencji na utwory czy prawa własności przemysłowej nie istnieją bowiem przepisy, które określałyby, jak powyższe uprawnienia kształtują się w razie braku odpowiednich regulacji umownych.
Lepiej zapisać
Umowa licencyjna obejmująca know-how nie podlega żadnym wymogom co do formy. Mimo to, ze względów dowodowych, należy zdecydowanie polecić zawieranie takich umów w formie pisemnej wraz z zastrzeżeniem, że jej zmiany także wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania tej samej formy.
Komentuje Ewa Kacperek, radca prawny w Hogan Lovells
W przeciwieństwie do dóbr materialnych, takich jak pojazdy, sprzęt czy w szczególności nieruchomości, licencjonowanie dóbr niematerialnych pozwala na stosunkowo bezkonfliktowe udostępnienie tych dóbr wielu osobom jednocześnie.
O ile więc to samo mieszkanie lub nieruchomość gruntową trudno byłoby oddać kilku niezależnym podmiotom do wspólnego używania, o tyle znak towarowy czy utwór może być wykorzystywany przez wiele różnych podmiotów, a nadto sam uprawniony wcale nie musi utracić możliwości osobistego korzystania z takiego dobra.
Jeżeli więc, przykładowo, upoważniamy naszych franczyzobiorców do korzystania ze znaku towarowego, możemy ustalić, że żaden z nich nie będzie miał wyłączności (a więc mogą ze sobą konkurować), a także możemy sami prowadzić działalność z wykorzystaniem tego oznaczenia.
Możemy jednak, na mocy uzgodnień umownych, ustalić, że poszczególni licencjobiorcy będą działać na określonych obszarach geograficznych (różnicując jednocześnie wysokość wynagrodzenia licencyjnego w zależności od atrakcyjności danego obszaru). W tym ostatnim wypadku należałoby jednak w pierwszej kolejności uwzględnić przepisy prawa ochrony konkurencji.
Możemy także, w szczególności w przypadku licencjonowanych utworów, przyznać kontrahentom prawo do korzystania z tego samego utworu, ale na różnych polach eksploatacji, przykładowo jednemu kontrahentowi udzielić prawa do rozpowszechniania utworu w Internecie, innemu na płytach DVD, a jeszcze innemu zezwolić na jego publiczne wykonanie.
Komentuje Piotr Zawadzki, aplikant adwokacki w Hogan Lovells
Licencja może przynosić rzeczywistą korzyść obydwu stronom transakcji, uwalniając z jednej strony potencjał ekonomiczny, który istnieje w danym prawie lub informacjach, a którego licencjodawca nie chce lub nie jest w stanie zrealizować samodzielnie, a z drugiej strony zwalniając licencjobiorcę z konieczności ponoszenia finansowych czy organizacyjnych nakładów na uzyskanie lub stworzenie dobra takiego jak wynalazek czy rozpoznawalny i renomowany znak towarowy.
Ponieważ jednak przedmiot umów licencyjnych cechuje duża specyfika wynikająca choćby z tego, że w sensie fizycznym dobra te nie istnieją, należy szczególnie starannie uzgodnić wszystkie warunki takiej współpracy, aby uniknąć w przyszłości opisanych obok problemów czy nieporozumień.
Zobacz więcej w serwisach:
»
»
»
»
