Gwatemalska spółka Licorera Zacapaneca SA zgłosiła do rejestracji trzy wspólnotowe znaki towarowe dla napojów bezalkoholowych oraz niektórych alkoholi. Graficzno-słowne oznaczenia przedstawiały łeb jelenia wpisany w okrąg z podpisem ozdobną czcionką "venado". Sprzeciwiła się temu niemiecka spółka Mast-Jägermeister AG, na rzecz której wcześniej zarejestrowano dwa wspólnotowe graficzne znaki towarowe także przedstawiające w okręgu łeb jelenia z pełnym porożem i krzyżem świętego Huberta, zastrzeżone m.in. dla napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz win. Jej zdaniem znaki są identyczne, wobec czego istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd konsumentów.
Sprawę zakończył wyrok Sądu Pierwszej Instancji z 14 grudnia 2006 r. (sprawy T-81, 82 i 103/03) stwierdzający nieważność decyzji, które dopuściły do rejestracji znaki zgłoszone przez gwatemalską spółkę.
Jak argumentował sąd? Generalnie rzecz biorąc, przesłanką odmowy rejestracji wspólnotowego znaku towarowego jest prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców towarów z powodu identyczności lub podobieństwa zgłaszanego oznaczenia do wcześniejszego znaku towarowego, oraz identyczności czy podobieństwa towarów, dla których znaki zostały zgłoszone.
Zdaniem sądu istotne jest całościowe wrażenie wywierane przez oznaczenia, ich podobieństwo wizualne, fonetyczne i koncepcyjne, z uwzględnieniem elementów odróżniających i dominujących. Skoro znaki zgłoszono dla napojów, artykułów codziennego użytku, to ich odbiorcami są przeciętni konsumenci, którzy postrzegają znak towarowy jako całość, bez rozważania jego szczegółów. Konsument zazwyczaj nie ma możliwości porównania bezpośrednio różnych znaków, polega na obrazie tych, które zapamiętał. Innymi słowy, konsument zachowuje w pamięci pewną ideę, a nie wszystkie detale oznaczenia. Dlatego drobne różnice graficzne (inna kolorystyka, ujęcie poroża, obecność krzyża, ornament obwódki) nie mogą decydować o odróżniającym charakterze oznaczeń.
W tej sprawie za ideę znaku sąd uznał głowę jelenia wpisaną w okrąg, widzianą od przodu.
Ten element graficzny zajmuje dominującą pozycję we wszystkich oznaczeniach, dlatego w ocenie sądu znaki wykazują znaczne podobieństwo nie tylko wizualne, ale i koncepcyjne, bo oba bazują na tej samej idei. Dlatego oceny ich podobieństwa nie zmienia użycie elementu słownego "venado", które w języku hiszpańskim opisuje zwierzę, przedstawione we wcześniejszym znaku towarowym. Dla przeciętnego hiszpańskojęzycznego konsumenta było to bezpośrednie nawiązanie do części graficznej znaku. Wobec tego elementy słowne nie wystarczą, by odróżnić znaki.
Ważna jest też współzależność podobieństwa znaków i oznaczonych towarów. Jeśli znaki mają być stosowane dla towarów identycznych lub bardzo podobnych, to tym bardziej należy zwracać uwagę na odróżniające cechy samych znaków. Skoro w tej sprawie sporne znaki wykazują podobieństwa wizualne, fonetyczne i koncepcyjne, to występujące między nimi drobne różnice nie są wystarczające do wyeliminowania prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd.
