Spory o znaki towarowe dla produkowanych przez siebie słodyczy toczą od lat koncerny Nestlé i Mondelez UK Holdings & Services (wcześniej Cadbury). Ten dotyczy trójwymiarowego kształtu odpowiadającego wyglądowi wafelka "Kit Kat 4 fingers".
O zarejestrowanie kształtu KitKata jako unijnego znaku towarowego spółka Nestlé wystąpiła do EUIPO w 2002 r. Cztery lata później znak został dopuszczony do rejestracji dla grupy towarów obejmującej cukierki, pieczywo, wyroby cukiernicze, ciastka, ciasta i gofry. Wtedy odezwała się konkurencja. Cadbury Schweppes wniosła do EUIPO (Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) o unieważnienie rejestracji kształtu KitKata zarzucając, że nie ma on charakteru odróżniającego. W 2012 r EUIPO oddaliło ten wniosek, stwierdzając, że choć baton samoistnie nie miał charakteru wyróżniającego, to jednak uzyskał taki charakter w następstwie używania tego kształtu w Unii. W uproszczeniu - konsumenci kojarzą, że czekoladowy prostokątny baton z rowkami to KitKat produkowany przez Nestlé.
Mondelez wystąpiła do Sądu Unii Europejskiej o stwierdzenie nieważności tej decyzji EUIPO i w grudniu 2016 r. wygrała sprawę. Sąd Unii Europejskiej doszedł do wniosku, że EUIPO popełnił błąd. Nestlé wykazało bowiem, że tylko w niektórych krajach Unii kształt KitKata uzyskał charakter odróżniający. Dokładnie w 10 państwach: w Danii, w Niemczech , w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech, w Niderlandach , w Austrii , w Finlandii, w Szwecji i w Zjednoczonym Królestwie. To za mało, by uzyskać ochronę w całej Unii.
Od wyroku Sądu UE do Trybunału odwołały się i Mondelez i Nestlé i EUIPO. Pierwsza ze stron uważa, że kształt wafelka nigdzie nie uzyskał charakteru odróżniające. Nestlé i EUIPO utrzymują zaś, że właściciel unijnego znaku towarowego nie musi wykazywać, iż znak ten uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania w każdym z państw członkowskich UE osobno. Twierdzą, że wykładnia Sądu jest niezgodna z jednolitym charakterem unijnego znaku towarowego, a nawet z istnieniem jednolitego rynku.
W wydanej dziś opinii rzecznik Melchior Wathelet zaproponował Trybunałowi Sprawiedliwości oddalenie odwołań wniesionych przez Nestlé i EUIPO oraz odrzucenie odwołania wniesionego przez Mondelez, podkreślając przy tym, że Nestlé nie przedstawiła wystarczających dowodów, aby wykazać, że jej znak towarowy uzyskał charakter odróżniający.
W ocenie rzecznika odwołanie Mondelez jest oczywiście niedopuszczalne i powinno zostać odrzucone. Przypomniał , że zgodnie ze statutem Trybunału odwołanie może zostać wniesione przez „każdą stronę, której żądania nie zostały uwzględnione, w całości lub w części ". A Mondelez uzyskała to, o co wystąpiła do Sądu UE.
- Wbrew wymogom regulaminu postępowania przed Trybunałem, odwołanie Mondelez nie zmierza do całkowitego lub częściowego uchylenia sentencji zaskarżonego wyroku, lecz do uchylenia niektórych punktów uzasadnienia tego wyroku - zauważył rzecznik.
Oceniając odwołania wniesione przez Nestlé i EUIPO, rzecznik przypomniał dotychczasowe orzecznictwo Trybunału. Zgodnie z nim wymaganie od właściciela znaku dowodu uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania dla każdego z państw członkowskich osobno byłoby zbyt wygórowane. Nie oznacza to jednak, że podmiot wnioskujący o rejestrację znaku towarowego może pominąć całe regiony i rynki.
- Istnienie jednolitego rynku w obrębie Unii nie daje podstaw do uznania, że rynki krajowe lub regionalne nie istnieją. Należy wziąć pod uwagę znaczenie geograficzne i położenie regionów, w których uzyskanie charakteru odróżniającego został o wykazane w sposób pozytywny, w celu zapewnienia, że dowody, na podstawie których dokonuje się ekstrapolacji w odniesieniu do całej Unii dotyczą reprezentatywnej ilościowo i geograficznie próby - stwierdził rzecznik.
W jego ocenie dowody przedstawione w odniesieniu do niektórych rynków krajowych mogłyby wystarczyć do objęcia innych rynków, dla których nie dostarczono zadowalającej ilości dowodów. Nie oznacza to, że brak dowodów z jednego tylko państwa członkowskiego wystarczy, aby wykluczyć uzyskanie charakteru odróżniającego w całej Unii.
- Znak towarowy nie posiada natomiast charakteru jednolitego i nie może być zarejestrowany jako unijny znak towarowy, jeżeli właściwy krąg odbiorców w części Unii nie postrzega go jako wskazania pochodzenia handlowego oznaczonych nim towarów lub usług - wyjaśnił rzecznik.
Nestlé przedstawiła dowody w odniesieniu do większości ówczesnych państw członkowskich (jedynie za wyjątkiem Luksemburga), lecz z wyroku Sądu wyraźnie wynika, że informacje dotyczące postrzegania KitKata w Belgii, Irlandii, Grecji i Portugalii nie były wystarczające, aby wykazać, że właściwy krąg odbiorców z tych krajów identyfikuje Nestlé z pochodzeniem handlowym wafelka.
Zdaniem rzecznika Sąd UE powinien był co do zasady zbadać , czy możliwe było uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania w tych pięciu państwach członkowskich poprzez zastosowanie ekstrapolacji na podstawie dowodów przedstawionych dla innych rynków krajowych czy regionalnych, lecz Nestlé potwierdziła podczas rozprawy, że nie wykazała, iż dowody przedstawione w odniesieniu do rynku duńskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, niderlandzkiego, austriackiego, fińskiego, szwedzkiego i Zjednoczonego Królestwa wystarczyłyby także do rynków belgijskiego, irlandzkiego, greckiego, luksemburskiego i portugalskiego lub mogłyby służyć za podstawę do ekstrapolacji uzyskania przez sporny znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania w tych pięciu krajach.
Rzecznik generalny doszedł do wniosku, że wobec braku tego rodzaju dowodów, Sąd UE mógł jedynie stwierdzić nieważność decyzji EUIPO i to uczynił. W rezultacie rzecznik generalny zaproponował Trybunałowi oddalenie odwołań wniesionych przez Nestlé i EUIPO.
Wyrok Trybunału w tej sprawie (sygn. akt C - 84/17 P) zapadnie w najbliższych tygodniach.
