Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy

Istotą prawa ochronnego na znak towarowy uzyskiwanego dzięki rejestracji przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwość wyłącznego używania danego znaku w obrocie (w sposób zarobkowy lub zawodowy) dla oznaczania określonych towarów czy usług na danym terytorium.

Ustawa podaje przykłady podstawowych uprawnień wynikających z rejestracji znaku towarowego.

Wśród nich znajduje się przede wszystkim umieszczanie znaku na towarach lub ich opakowaniach, oferowanie i wprowadzanie tych towarów do obrotu, ich import lub eksport, a w odniesieniu do usług oferowanie ich lub świadczenie pod tym znakiem. Do zakresu tych uprawnień należy również posługiwanie się znakiem w celu reklamy.

Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem silnym i co do zasady skutecznym wobec wszystkich uczestników rynku. Jego zakres nie jest jednak absolutny. Poza zakresem wyłączności uprawnionego pozostaje obrót towarami po tzw. wyczerpaniu prawa ochronnego na znak towarowy.

W skrócie chodzi o to, że po pierwszej sprzedaży towarów uprawniony nie może już kontrolować dalszych stadiów obrotu nimi, powołując się na własne prawo do znaku, którym towar został oznaczony.

[srodtytul]W Polsce tak jak w UE[/srodtytul]

Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy jest uregulowane w art. 155 [link=http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Ustawy/2003/DU2003Nr119poz1117.asp]prawa własności przemysłowej. [/link]

Przepis ten stanowi: „prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą”.

Ponadto polska ustawa dopuszcza import i inne działania dotyczące towarów ze znakiem, jeżeli zostały one wprowadzone do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Polska regulacja w zakresie wyczerpania prawa na znak towarowy jest w zasadzie zbieżna z przepisami dotyczącymi wspólnotowego znaku towarowego. Art. 13 rozporządzenia o wspólnotowym znaku towarowym stanowi: „wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą”.

Do wyczerpania prawa do znaku dochodzi wówczas, gdy uprawniony sam wprowadzi swoje towary oznaczone tym znakiem towarowym na rynek lub towary takie zostaną wprowadzone za jego zgodą. Trzeba przy tym podkreślić, że wyczerpanie następuje tylko w odniesieniu do konkretnych wprowadzonych na rynek towarów, a nie do całej partii.

Decydując o wprowadzeniu towarów na rynek, uprawniony ma wpływ na to, kiedy wyczerpie się jego prawo do znaku towarowego, zachowując przy tym pełnię prawa ochronnego na znak w odniesieniu do wszystkich innych określonych rodzajowo towarów objętych rejestracją znaku, a niewprowadzonych jeszcze na rynek.

[srodtytul]Wolny obrót produktem[/srodtytul]

Skutkiem wyczerpania jest brak możliwości sprzeciwienia się używaniu znaku przez osoby trzecie w odniesieniu do wprowadzonych na rynek towarów. Jest to zatem bardzo poważne ograniczenie.

Wyczerpanie prawa ochronnego ma jednak pozytywne znaczenie dla dalszego obrotu towarami oznaczonymi znakiem towarowym. Gdyby nie ta regulacja, handel za pośrednictwem dystrybutorów czy hurtowników napotykałby utrudnienia, ponieważ uprawniony do znaku mógłby zbyt łatwo blokować dalszy obrót towarem.

Używanie znaku w warunkach wyczerpania polega nie tylko na dalszym odsprzedawaniu towarów. Sprzedający może też posługiwać się znakiem np. do reklamowania towarów nim oznaczonych.

[srodtytul]Kontrakty z dystrybutorami [/srodtytul]

W świetle wyżej zarysowanych konsekwencji wyczerpania prawa do znaku towarowego istotne jest świadome formułowanie postanowień umów z dystrybutorami.

Można w nich na przykład zawrzeć postanowienia, z których będzie wyraźnie wynikało, że w odniesieniu do pewnej kategorii produktów na wprowadzenie do obrotu uprawniony do znaku zgody nie wyraził.

Ciekawym przykładem skuteczności tego typu postanowień umownych jest [b]wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 3 czerwca 2010 r. (C-127/09)[/b], dotyczący sporu między Coty Prestige Lancaster Group GmbH przeciwko Simex Trading AG.

Konflikt dotyczył sprzedaży testerów perfum (tj. materiałów promocyjnych) jako zwykłych produktów oferowanych konsumentom w handlu detalicznym. Simex sprzedał sieci handlowej testery perfum Coty, a testery te następnie były oferowane do sprzedaży konsumentom. Testery pochodziły od autoryzowanego przedstawiciela Coty z Singapuru.

Coty w umowach z dystrybutorami zastrzega własność testerów i zabrania ich sprzedaży. Testery były oznaczone znakami towarowymi Coty. Coty wytoczyła w Niemczech powództwo przeciwko Simeksowi. Niemiecki sąd pierwszej instancji orzekł, że prawo do znaku towarowego użytego na testerze zostało wyczerpane, w związku z czym Coty nie może zakazać dalszego obrotu tymi towarami. Sąd drugiej instancji skierował jednak pytanie prejudycjalne do Trybunału.

Trybunał orzekł, że nie doszło do wyczerpania prawa do znaku towarowego Coty. Podkreślił, że nie nastąpiło wprowadzenie testerów do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez Coty. To dopiero firma Simex wprowadziła te towary do obrotu na tym obszarze, przy czym Coty nie wyraziła na to zgody.

Testery były bowiem wyraźnie oznaczone adnotacją, że nie są przeznaczone do sprzedaży. Ponadto bardzo istotne okazały się postanowienia umowy zawartej między Coty a Simex, stanowiące o zakazie sprzedaży testerów. W związku z powyższym Trybunał uznał, że Coty ma prawo żądać od Simeksa zaniechania sprzedaży testerów, bowiem nie nastąpiło wyczerpanie prawa do znaków towarowych Coty.

Orzeczenie to ilustruje, jak kluczową rolę mogą dla kwestii wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy grać postanowienia umów z dystrybutorami. Wyrok został oparty co prawda na ustawodawstwie unijnym, jednak ze względu na zbliżone brzmienie polskich przepisów dotyczących wyczerpania może mieć znaczenie również w sporach toczonych przed polskimi sądami na gruncie polskiego prawa własności przemysłowej.

[srodtytul]Umowy licencyjne[/srodtytul]

Dla tego, co dzieje się dalej ze znakiem towarowym, ważne też są postanowienia umów licencyjnych. W literaturze przedmiotu podnosi się, że udzielenie licencji na umieszczenie znaku na towarze lub jego opakowaniu oznacza jednocześnie udzielenie licencji na wprowadzanie oznaczonych znakiem towarów do obrotu, nawet jeżeli to uprawnienie nie jest wyraźnie wskazane w umowie licencyjnej.

Taka interpretacja oznacza wyrażenie zgody przez uprawnionego z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy na wprowadzanie towarów do obrotu przez licencjobiorcę, co w konsekwencji prowadzi do wyczerpania prawa ochronnego na znak.

Jeżeli licencjodawca (czyli uprawniony z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy) nie życzy sobie, aby licencjobiorca wprowadzał towary do obrotu, umowa licencyjna powinna wyraźnie wyłączać to uprawnienie.

[ramka][b]Uzasadnione względy[/b]

Uprawnieni do znaków towarowych mają do dyspozycji także inne środki prawne, żeby przeciwdziałać skutkom wyczerpania prawa do znaku.

Zgodnie z przepisami można sprzeciwić się używaniu znaku w odniesieniu do oznaczonych nim towarów, które uprawniony wprowadził sam lub które zostały wprowadzone do obrotu za jego zgodą, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy.

W szczególności taką wyłączającą wyczerpanie okolicznością może być, zgodnie z ustawą, zmiana lub pogorszenie się stanu towarów po ich wprowadzeniu do obrotu. Innym pozaustawowym przykładem uzasadnionych względów może być chociażby niezgodność wytwarzanych przez licencjobiorcę towarów z umową licencyjną w zakresie ich jakości. [/ramka]

[i]Autor jest radcą prawnym w kancelarii K&L Gates Jamka sp.k.

Autorka jest aplikantką radcowska w tej kancelarii[/i]