Na wniosek amerykańskiej firmy Hasbro Inc., producenta znanej zabawki My Little Pony, warszawski Sąd Apelacyjny zakazał spółce z o.o. Simba Toys Polska, należącej do znanego niemieckiego koncernu zabawkarskiego, używania do podobnej zabawki oznaczenia „My Sweet Pony".
Nie pomógł pozwanej fakt, że obie firmy produkują i sprzedają podobne zabawki od kilkunastu lat, z tym że dla pozwanej to tylko część (choć znaczna) działalności, co zresztą nie było bez znaczenia.
My Little Pony cieszą się ogromną popularnością na świecie i w Polsce, a pierwsze zostały wprowadzone do sprzedaży przez Hasbro w 1983 r. i z czasem zyskiwały wyrazistą markę i renomę oraz charakterystykę plastyczną. Jednakże Amerykanie znak towarowy „My Little Pony" zarejestrowali w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante dopiero we wrześniu 2006 r. Chodzi oczywiście o wspólnotowy znak, który zapewnia jednolitą ochronę na terenie całej Unii.
Sąd Okręgowy w Warszawie (Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych) uznał, że oznaczenie pozwanego może wprowadzać w błąd klientów, czym narusza prawa powoda, ale nie skorzystał z sankcji zakazowych ze względu na wieloletnie używanie przez pozwaną oznaczenia podobnego i brak reakcji Amerykanów.
Naruszając znak towarowy, nie ma co liczyć, że sąd odstąpi od wydania zakazu
Jako podstawę prawną wskazał art. 102 rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Stanowi on, że sąd w razie naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego albo takiej groźby wydaje zakaz, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego środka.
Przed Sądem Apelacyjnym pełnomocnik pozwanej mec. Grzegorz Antonowicz bronił werdyktu SO, wskazując, że strona plastyczna zabawki przez lata dojrzewała do obecnej formy i obie firmy sprzedawały zabawki równolegle, a Amerykanie nie zgłaszali pretensji. Fakt ten powinien być więc tłumaczony przeciw zakazowi.
Z kolei adwokat Rafał Roszkowski przekonywał SA, że w pierwszych latach trudno było zauważyć na rynku sporne zabawki pozwanej – stąd brak reakcji. Odstąpienie od zakazu nie miało podstaw, gdyż art. 102 to wyjątkowa regulacja. Sędzia SO powiedziała w uzasadnieniu, że sięga po nią dopiero po raz drugi.
Sąd Apelacyjny (sygnatura akt: I ACa 1233/12) uznał, że w tym wypadku nie było do tego podstaw, zmienił wyrok, zakazując pozwanej używania oznaczenia „My Sweet Pony". Jak powiedział w uzasadnieniu sędzia Jacek Sadomski, określony w art. 102 wyjątek musi być ściśle stosowany i dokładnie uzasadniony. Pozwana nie wykazała zaś żadnego istotnego interesu, który takim zakazem byłby naruszony: kucyki stanowią dla niej uboczny produkt, nie miała wydatków na ich reklamę.
W jednym SA podzielił stanowisko pozwanej: nie przyznał Amerykanom ochrony na podstawie prawa autorskiego dlatego że idea, ogólna wizja – a z taką twórczością mamy do czynienia w wypadku kucyków Pony – nie stanowi dzieła w rozumieniu (polskiego) prawa autorskiego.
Wyrok SA jest prawomocny, ale przysługuje skarga kasacyjna.
