Amerykańska firma Walsh Optical sprzedaje w Internecie soczewki kontaktowe. Zarejestrowała w krajach Beneluksu „Lensworld" jako znak towarowy. Zawarła umowę licencyjną z belgijską firmą doradczą w dziedzinie własności intelektualnej Bureau Gevers. Zgodnie z tą umową Bureau Gevers złożyło we własnym imieniu, ale na rzecz Walsh Optical, wniosek o rejestrację domeny lensworld.eu jako domeny najwyższego poziomu.
Nastąpiło to w pierwszym dniu tzw. okresu sunrise, a więc w ciągu pierwszych czterech miesięcy rejestracji, gdy wniosek mogły składać tylko osoby uprzywilejowane. Do nich zaliczali się właściciele wcześniejszych praw z tytułu krajowych i wspólnotowych znaków towarowych oraz korzystający z tych znaków licencjobiorcy.
Wniosek o rejestrację domeny lensworld.eu. w okresie sunrise złożyło także belgijskie przedsiębiorstwo Pie Optiek (zajmuje się sprzedażą soczewek kontaktowych w Internecie). Firma posiada wcześniej zarejestrowany w krajach Beneluksu graficzny znak towarowy zawierający oznaczenie słowne „Lensworld". Ponieważ Bureau Gevers złożyło wniosek wcześniej, ten Pie Optiek został odrzucony.
Umową licencyjną nie jest taka, która dotyczy tylko rejestracji
Sprawa trafiła do belgijskiego sądu, który poprosił Trybunał Sprawiedliwości UE o zdefiniowanie pojęcia licencjobiorcy uprawnionego do złożenia wniosku w okresie sunrise.
Trybunał stwierdził, że osoba, której zezwolono jedynie na rejestrację nazwy domeny .eu dla właściciela znaku towarowego, nie jest licencjobiorcą wcześniejszych praw. Nie jest uprawniona do komercyjnego wykorzystywania znaku zgodnie z jego funkcjami. Umowy mającej na celu wyłącznie rejestrację znaku dla jego właściciela nie można uznać za umowę licencyjną, a jej strony za licencjobiorcę.
sygnatura akt C-376/11
